Производство по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на Ко. Да. П К. Д. П С.п.А, седалище и адрес на управление в Италия, Неапол Sermoneta, 22 I-80123 и ИФФКО Италия, С.р. л., със седалище и адрес в Италия, Милано, Volterra 9ID, 20146 срещу Решение №7365 от 27. 11. 2019 г. на Административен съд, София-град, постановено по административно дело №9533/2019 г.

С обжалваното решение съдът е отхвърлил жалбата на Ко. Да. П К. Д. П С.п.А, Италия срещу Решение №221 от 06. 12. 2016 г. на председателя на Патентното ведомство (ПВ), с което е отменено действието на международна регистрация на марка с рег. №547584 HU LA LA, словна за всички стоки, за които е защитата, считано от 20. 10. 2010 г. на основание чл. 46, ал. 5 и 6 във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 2 и чл. 19, ал. 1 от ЗМГО (ЗАКОН ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ) (ЗМГО, отм. ДВ бр. 98 от 13. 12. 2019 г.).

Касаторът счита обжалваното решение за неправилно, постановено при нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост – отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК.

Относно процесуалните нарушения касаторът не сочи, конкретни нарушения и съдът не може да извърши проверка на така заявения порок. Относно нарушението на материалния закон и необоснованост, касаторът подробно обосновава, че съдът неправилно е приел доставките между него и Кодап ООД/ЕООД за „вътрешно ползване на марката“, като сочи че не отчел фактът, че стоките не са били предназначени „за консумация от самия получател“ или за влагане в негово производство, а за износ, т. е. за пазарна реализация, която безспорно е реално ползване.

Не е съгласен и с изводът на съда, че маркопритежателят не е доказал даденото съгласие за ползване на марката „HU LA LA“, словна, от българското му дружество Кодап ООД/ЕООД. Двете дружества са икономически свързани през целия процесен период (20. 10. 2010 г. - 20. 10. 2015 г.), поради което изводът, че настоящият касатор е одобрявал и се е съгласявал с поведението на Кодап ООД/ЕООД се налага именно поради естеството на отношенията им. Цитира множество съдебна практика в тази връзка.

Касаторът сочи още за неправилен извода на съда за „неточно транспониране“ на чл. 10, § 1 от Директива 2008/95/ЕО в чл. 19, ал. 2 ЗМГО. Сочи, че в случая Кодап ООД/ЕООД произвежда и изнася стоки с процесната марка и това напълно изпълнява изискването на директивата и националния закон, като реалното използване на марката е напълно доказано.

Моли съда да отмени обжалваното решение и да постанови друго, с което да отмени оспореното Решение №221 на председателя на ПВ. Касаторът се представлява от адв. Ф. Б.. Претендира сторените разноски, за които представя списък.

Ответникът по касационната жалба – председателят на ПВ, счита същата за неоснователна. Обосновава, че съдебното решение е правилно и следва да бъде оставено в сила.

Претендира направените по делото разноски. Ответникът се представлява от юрисконсулт Д..

Ответникът по касационната жалба – „Кремио“ ЕАД, счита същата за неоснователна. Излага подробно възражения по доводите на касатора.

Моли съда да остави в сила обжалваното решение. Претендира направените по делото разноски. Ответникът се представлява от адв. С. Д..

Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е допустима – подадена е от надлежна страна, в срока по чл. 211, ал. 1 АПК и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Разгледана по същество, същата е основателна.

Върховният административен съд, след като обсъди твърденията и доводите на касатора и възраженията на ответника, и провери обжалваното съдебно решение с оглед на правомощията си по чл. 218, ал. 2 АПК, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството се отнася до марка с рег. №547584 HU LA LA, словна с притежател Ко. Да. П К. Д. П С.п.А, Италия, регистрирана на 05. 12. 1989 г. и ползваща конвенционален приоритет от 02. 11. 1989 г. с териториално разширение на действието за Р. Б от 01. 10. 1997 г. за стоките „течна сметана от растителни мазнини, натурални заместители на сметана, използвани за пълнеж и/или декорация на торти, пасти и сладки и за използване в кухнята, като заместители на и/или добавки в натуралната сметана“ от клас 29 на МКСУ. Срокът на закрила на марката е 05. 12. 2019 г.

Ко. Да. П К. Д. П С.п.А, Италия, е едноличен собственик на капитала на българското дружество „Кодап“ ЕООД, считано от 18. 02. 2011 г., преди тази дата правно организационната форма на българското дружество е ООД, а съдружник в него е Ко. Да. П К. Д. П С.п.А, Италия.

На 30. 07. 2015 г. Ко. Да. П К. Д. П С.п.А, Италия, е обявено в несъстоятелност от съда в Неапол, Италия.

На 20. 10. 2015 г. „Кремио“ ЕАД подава искане № 99303 за отмяна на действието на международна регистрация на марка с рег. №547584 HU LA LA, словна с притежател Ко. Да. П К. Д. П С.п.А, Италия, за всички стоки, за които е получила закрила, поради неизползване.

На 28. 10. 2015 г. е вписана продажба на търговското предприятие „Кодап“ ЕООД с купувач „Кремио“ ЕАД, договорът за продажба на търговското предприятие е от 04. 08. 2015 г .

От 05. 12. 2015 г. предприятието на Ко. Да. П К. Д. П С.п.А, Италия, е отдадено под наем на ИФФСО, Италия, с цел продължаване на дейност и запазване равнището на заетост.

На 24. 12. 2015 г. Ко. Да. П К. Д. П С.п.А, Италия, е уведомено от ПВ за искането на „Кремио“ ЕАД и му е предоставен тримесечен срок за възражения и доказателства.

На 12. 03. 2016 г. Ко. Да. П К. Д. П С.п.А, Италия, подава до ПВ възражения и доказателства за реалното използване на марката за всички стоки от клас 29 на МКСУ.

Възражението е изпратено на „Кремио“ ЕАД за становище.

„Кремио“ ЕАД ангажира становище, че представените от маркопритежателя доказателства не установяват задължението за използване на марката по смисъл на чл. 19 ЗМГО и подържа искането си отмяна на действието на марката.

На 06. 12. 2016 г. председателят на ПВ издава Решение №221, с което отменя действието на международната регистрация на мрака с рег.№547584 HU LA LA, словна за всички стоки, за които е защитена считано от 20. 10. 2010 г.

Решение №221/06. 12. 2016 г. на председателя на ПВ е оспорено пред Административен съд София-град (АССГ) от Ко. Да. П К. Д. П С.п.А, Италия, който с Решение №1593/12. 03. 2018 г. по административно дело №2584/2017 г. отхвърля жалбата.

Решение №1593/12. 03. 2018 г. на АССГ по административно дело №2584/2017 г е обжалвано от Ко. Да. П К. Д. П С.п.А, Италия, и ИФФКО, Италия, пред Върховен административен съд. Последният с Решение № 11361/24. 07. 2019 г. по административно дело № 7881/2018 г. е отменил Решение №1593/12. 03. 2018 г. на АССГ по административно дело №2584/2017 г. и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на АССГ. Касационната инстанция е стигнала до извод, че АССГ е допуснал съществено процесуално нарушение като не е обсъдил всички доказателства за реалното ползване на марката, включително прието заключение на съдебната експертиза, както и представената с касационната жалба декларация от 05. 09. 2012г. от Ко. Да. П К. Д. П С.п.А, Италия, на „Кодап“ ООД/ЕООД за ползване на марка и е дал указание да се провери приложението на чл. 13, ал. 2, т. 3 ЗМГО относно реализираните стоки с процесната марка.

След връщането на делото за ново разглеждане в АССГ е образувано административно дело №9533/2019 г., приключило с Решение №7365/27. 11. 2019 г. като съдът е отхвърлили жалбата на Ко. Да. П К. Д. П С.п.А, Италия и ИФФКО, Италия, срещу Решение №221/06. 12. 2016 г. на председателя на ПВ. Това решение е предмет на настоящата касационна проверка.

С Решение №7365/27. 11. 2019 г. на АССГ по административно дело № 9533/2019 г. съдът е проследил административното и съдебното производство като е ясно е посочил въпросите, които са разрешени с Решение №11361/24. 07. 2019 г. на ВАС по адм. дело № 7881/2018 г. и се е произнесъл само по останалите неизяснени въпроси при съобразяване на дадените указания от касационната инстанция.

Първоинстанционният съд приема, че няма основания за преразглеждане на извода от първоначалното разглеждане на делото, че доставките между жалбоподателя и „Кодап“ ООД/ЕООД са вътрешна доставка като на първо място сочи, че тези доставки не са реализирани на българския пазар, а изнасяни. Съдът, след анализ на чл. 5, §1, 2 и 3, чл. 10, §1 и 2 и чл. 12, §1 от Директива 2008/95/ЕО и чл. 19, ал. 2 и чл. 13, ал. 2 ЗМГО приема, че използването в случая е символично и формално, тъй като е само за износ и не може да формира у потребителите в България отношение към стоките, защитени с процесната марка, поради което не е налице реално използване на марката. На второ място приема относно декларацията за съгласие за ползване на процесната марка, дадена от жалбоподателя на българското дружество „Кодап“ ЕООД от 05. 09. 2012 г., че декларацията е дадена след началото на релевантния период - 20. 10. 2010 г. -20. 10. 2015 г. и се отнася само за ползването на марката на територията на България, поради което наличието на това съгласие е ирелевантно за стоките, предмет на износ от „Кодап“ ЕООД извън България, а данни за реализация на стоки с процесната марка в страната няма. Съдът обсъжда, съгласно дадените от ВАС указания, достоверността на датата и верността на съдържанието на декларацията и стига до извод, че доказателствата сила на същата е разколебана, поради което не може да се направи извод за надлежно писмено съгласие по смисъла на чл. 19, ал. 3 ЗМГО. Съдът прави краен извод, че липсва предоставено съгласие за ползване на марката от „Кодап“ ООД до 18. 11. 2011г., респективно от „Кодап“ ЕООД, считано от 18. 02. 2011г, до 28. 10. 2015г., когато последното е преминало в собственост на „Кремио“ ЕАД и следователно не е доказано реалното ползване на марката през релевантния период от страна на жалбоподателя - Ко. Да. П К. Д. П С.п.А, Италия и ИФФКО, Италия.

Решението е валидно, допустимо, но неправилно.

Следва да се направи уточнението, че материалният закон, приложим към казуса е ЗМГО в редакцията му, действаща към 06. 12. 2016 г., датата на постановяване на Решение №221/06. 12. 2016 г. на председателя на ПВ. Законът е отменен с приемането на нов ЗМГО, обн., ДВ, бр. 98 от 13. 12. 2019 г., поради което сочените разпоредби в настоящия съдебен акт ще са по отменения ЗМГО.

Предмет на контрол пред АССГ е решение на председателя на ПВ по чл. 25, ал. 1, т. 1 ЗМГО, съгласно който регистрацията на марка се отменя по искане на всяко лице, когато марката не е била използвана съгласно чл. 19 от същия закон. Последният определя, в алинея първа, че „когато в срок пет години от датата на регистрацията притежателят не е започнал реално да използва марката на територията на Р. Б във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана, или използването е било преустановено за непрекъснат период от пет години, регистрацията може да бъде отменена, ако не съществува основателна причина за неизползването“.

В чл. 19, ал. 2 законодателят определя какво се разбира под реално използване съгласно първата алинея на разпоредбата, като това е използването по чл. 13, ал. 2, както и т. 1. използването на марката от притежателя й във вид, който не се различава съществено от вида, в който марката е била регистрирана, и т. 2 поставянето на марката върху стоките или върху тяхната опаковка в Р. Б, независимо от това че са предназначени само за износ.

Чл. 19, ал. 3 определя, че използването на марката със съгласието на притежателя се счита за използване от самия него.

В случая се иска отмяна на регистрацията на марката с рег. №547584 HU LA LA, словна, с притежател Ко. Да. П К. Д. П С.п.А, Италия, поради неизползваното, като правилно административният орган и съдът са определили релевантния период от 20. 10. 2010 г. до 20. 10. 2015 г.

Спорен е въпросът дали в този период Ко. Да. П К. Д. П С.п.А, Италия, е осъществило реално ползване на марката на територията на Р. Б.

Отговорът на този въпрос преминава през оценка на отношенията между маркопритежателя и българското дружество „Кодап“ ООД/ЕООД и съответно неговия правоприемник „Кремио“ ЕАД. Такъв анализ не е направен нито от административния орган, нито от първоинстанционния съд. Този анализ е важен, тъй като се отразява пряко върху преценката за реалното ползване на процесната марка, както и относно обстоятелството налице ли е съгласие на маркопритежателя за използване на марката от „Кодап“ ООД/ЕООД.

По делото е доказано, че настоящият касатор в периода от 18. 02. 2011 г. до 04. 08. 2015 г., е едноличен собственик на капитала на “Кодап“ ЕООД като преди това е бил съдружник, а управител на българското дружество е г-н Г. Г..

Следователно налице е самостоятелно юридическо лице, регистрирано в България - „Кодап“ ЕООД, чийто едноличен собственик е чуждо юридическо лице - италианското дружество маркопритежател - Ко. Да. П К. Д. П С.п.А, Италия. С оглед на това отношенията между двете дружества са много тесни и пряко свързани като собственикът на капитала осъществява контрол на дейността на притежаваното дружество или т. нар. „дъщерно“ дружество, но отговаря за задълженията му до размера на капитала, а „дъщерно“ дружество не е отговорно за задълженията на дружеството „майка“. Целта е дружеството „майка“ да си осигури по-добро позициониране на съответния национален пазар и по-широко реализиране на стоките и услугите, които предлага. Тази форма на търговска дейност предполага, че дъщерното дружество има „общо задължение за достоверност и лоялност“ към интересите на дружеството „майка“. Предвид тесните отношения между двете дружества и отношенията на контрол не е логично винаги да се търси изричен документ (договор, споразумение или декларация) за съгласие за ползването на марките, притежавани от дружеството „майка“, в полза на дъщерното дружество. Последното по дефиниция е създадено за по-бързото, лесно и ефективно налагане на марките (стоките/услугите) на дружеството „майка“ в страната по регистрация на дъщерното дружество. В случая наличието на декларация за съгласие за ползване на процесната марка, дадена от Ко. Да. П К. Д. П С.п.А, Италия, в полза на българското дъщерно дружество от 05. 09. 2012 г. не може да изключи извода, че дъщерното дружество и преди декларацията е ползвало марката със знанието и съгласието на маркопритежателя – дружеството „майка“.

В подкрепа на този извод е разбирането, че качеството на свързани лица е достатъчно, за да се приеме, че ако е доказано използване на една марка от свързаното лице, то е станало със съгласието на притежателя й – чл. 19, ал. 2 от Споразумението относно свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (TRIPS Agreement, ратифицирано със закон, Държавен вестник бр. 102 от 19. 12. 2006 г).

Следователно неправилен е изводът на първоинстанционния съд, за разколебаната доказателствена стойност на декларацията за съгласие от 05. 09. 2012 г., тъй като дори въобще да я нямаше “Кодап“ ЕООД, поради факта, че негов едноличен собственик на капитала е Ко. Да. П К. Д. П С.п.А, Италия, е имало съгласието на маркопритежателя да ползва процесната марка в търговската си дейност, защото именно с тази цел е създадено.

Следва да се отчете и факта, че искането за отмяна на регистрацията на процесната марка е подадено от „Кремио“ ЕАД на 20. 10. 2015 г. От доказателствата по делото се установява, че„Кремио“ ЕАД, със законен представител Г. Г., е правоприемник на дъщерното дружество – „Кодап“ ЕООД, считано от 04. 08. 2015 г., вписано в търговския регистър на 28. 10. 2015 г., като г-н Г. е бил управител и на последното в значителен период от време в релевантния за спора период. Нелогично е да се приеме, че „Кремио“ ЕАД като правоприемник на „Кодап“ ЕООД не е знаело какво придобива и не е подозирало за отношенията между „Кодап“ ЕООД и Ко. Да. П К. Д. П С.п.А, Италия, който е собственик на придобитото дружество. Още повече, че едноличният собственик на „Кремио“ ЕАД в периода 06. 10. 2011 г. до 24. 08. 2015г. е бил и управител на „Кодап“ ЕООД следователно е имал достъп до пълната информация за правата, които притежава или ползва дружеството, фактическото, правното и икономическото му състоянието и поради това е взел решение да го придобие, както и че именно в него се намират доказателства за икономическите отношения между двете дружества – майка и дъщерно, в частта касаеща дейността на дъщерното дружество

Следва да се съобрази и обстоятелството, че „Кодап“ ЕООД и Ко. Да. П К. Д. П С.п.А, Италия, въпреки икономическата си свързаност са самостоятелни юридически лица и счетоводната им и друга отчетност са отделни и самостоятелни, както и че всички документи на „Кодап“ ЕООД са преминали във владение на „Кремио“ ЕАД след придобиването, а Ко. Да. П К. Д. П С.п.А, Италия, е загубило достъп до тях. Следователно възможността за представяне от страна на Ко. Да. П К. Д. П С.п.А, Италия на доказателства за реално използване на марката на територията на България от страна на „Кодап“ ЕООД е силно ограничена. Доколкото „Кремио“ ЕАД е заявител на искането за отмяна на регистрацията на процесната марка поради неизползване, то това дружество няма интерес да представя доказателства за противното пред административния орган.

Определеното в националното законодателство понятие "реално използване на марка" следва да бъде тълкувано в съответствие с чл. 10, § 1 и 2 от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (Директивата, в сила до 14. 01. 2019 г.). Целта на директивата и конкретният текст на относимите разпоредби водят до извод, че под понятието "реално използване" на една търговска марка, следва да се разбира преди всичко действителното й използване, а не номинално или формално използване на марката, отговарящо на основната функция на марката, която се състои в това да гарантира на потребителя идентичност на произхода стоките и услугите, за която е регистрирана, за да се запази или създаде пазар за тези стоки или услуги. С оглед на предмета на административното производство, в тежест на притежателя на атакуваната марка е, да докаже осъществяването на положителния факт на реално използване на защитения знак през релевантния период за стоките, за които е регистриран, съответно - наличие на основателни причини за неизползването му.

Безспорно е правилен изводът на административния орган, потвърден от съда, че доставката от Ко. Да. П К. Д. П С.п.А, Италия, на общо 5340 броя стоки с процесната марка по 4 фактури на стойност 5412 евро на „Кодап“ ЕООД е недостатъчна да обоснове реално ползване, но по делото, а и в хода на административното производство, са налични доказателства за доставени от Ко. Да. П К. Д. П С.п.А, Италия, стоки с процесната марка или нейни производни на обща стойност 676 335, 70 евро. Те са значителни по количество и стойност, като от заключението на вещото лице е видно, че са относими към предмета на доказване. Това прави неправилен извода на органа за доказателствената стойност на представените от маркопритежателя доказателства в хода на административното производство. Налични са и доказателства за по-малки доставки до други фирми (напр. на „Т. Б“ ООД).

Първоинстанционният съд е приел, че тези доказателства, макар и относими към използването на марката, не доказват използване на територията на страната, тъй като са за износ. Т. извод на съда е в противоречие с разпоредбата на чл. 19, ал. 2, т. 2 ЗМГО.

Макар по делото да е доказано, че касаторът е доставял на българското дружество различни стоки с марката HU LA LA и с други марки, в които съществува същият словен елемент, съдът не е отчел значението на този факт, а административният орган изобщо не го е обсъждал. В тази връзка следва да се съобрази и практиката на Съда на Европейския съюз – решение от 25 октомври 2012 г., Rintisch, С-553/11, EU:C:2012:671, т. 30, където Съдът приема, че член 10, параграф 2, буква а) от Директива 89/104 на Съвета от 21. 12. 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките, идентичен с член 10 Директива 2008/95 на Европейския парламент и на Съвета от 22. 10. 2008 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки, възпроизведен в чл. 19 ЗМГО, "допуска притежателят на регистрирана марка да може, с цел да докаже използването й в смисъла на тази разпоредба, да се позове на нейното използване във форма, различаваща се от предвидената при регистрацията на тази марка, без различията между тези две форми на променят отличителния характер на марката, при това, независимо от факта, че тази различна форма също е регистрирана като марка".

Следователно от анализа относно реалното използване на процесната марка не могат да се изключат доставките на стоки с други марки, в които участва словната част HU LA LA, стига останалата част на марката да не променя отличителния характер на процесната марка.

С оглед на изложеното изводът на първоинстанционния съд за законосъобразност на оспорения акт е неправилен, постановен в нарушение на материалния закон и доказателствата по делото, поради което съдът следва да отмени решението и да върне преписката на органа за ново произнасяне със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.

При този изход на спора искането на процесуалните представители на касатора за присъждане на сторените в производството разноски е основателно.

Следва да се осъди Патентно ведомство – юридическото лице, към чиято структура се числи органът, издател на акта да плати на Ко. Да. П К. Д. П С.п.А, Италия и ИФФСО, Италия направените от тях разноски по делото. Същите възлизат съгласно списък за разноските, направени пред АССГ възлизат на 1 695 лв. и държавна такса 740 лв. за касационното производство или общо 2 435 лв., не са представени доказателства за размера на адвокатското възнаграждение.

Водим от изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2, предложение 2 АПК, Върховният административен съд, седмо отделение,

РЕШИ:

ОТМЕНЯ Решение №7365 от 27. 11. 2019 г. на Административен съд София-град, постановено по административно дело №9533/2019 г. и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ Решение №221 от 06. 12. 2016 г. на председателя на Патентно ведомство на Р. Б.

ВРЪЩА преписката на председателя на Патентно ведомство на Р. Б за ново разглеждане.

ОСЪЖДА „Патентно ведомство на Р. Б, седалище и адрес гр. С., бул. „Г.М.Д“ 52Б да плати на Ко. Да. П К. Д. П С.п.А, седалище и адрес на управление в Италия, Неапол Sermoneta, 22 I-80123 и ИФФКО Италия, С.р. л., със седалище и адрес в Италия, Милано, Volterra 9ID, 20146, разноски по делото в размер на 2 435 лв.

Решението е окончателно.