Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.
Образувано е по жалба на Co.DA.P.Cola Dairy Products S.p.A./Ко.Да.П.К. Д. П С.п.А./ в несъстоятелност/ Италия и на IFFCO italia S.r.I./ И. И С.р. л. Италия/, подадена чрез процесуалния им представител адв. Ф.Б срещу Решение № 1390/05.03.2018г., постановено по административно дело № 1581/2017г. по описа на Административен съд София – град /АССГ/.Излагат се доводи за неправилност на решението поради допуснато съществено нарушение на съдопроизвоствените правила, неправилно приложение на материалния закон и необоснованост – касационни основания по чл. 209 т. 3 АПК. Претендира се присъждането на съдебни разноски.
Ответникът – „Кремио“ ЕАД оспорва касационната жалба по съображения изложени в писмен отговор. Моли решението на АССГ да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно. Претендира разноски
Ответникът – Председателят на Патентното ведомство, чрез своя процесуален представител, в съдебно заседание оспорва жалбата и моли съда да остави в сила оспорения съдебен акт. Претендира юрисконсултско възнаграждение.
Представителят на Върховната административна прокуратура изразява становище за неоснователност на касационната жалба.
Върховният административен съд, състав на седмо отделение, след като се запозна с обжалваното съдебно решение, съобрази доводите и възраженията на страните и обсъди наведените касационни основания и тези по чл. 218, ал. 2 АПК, намира следното от фактическа и правна страна:
Касационната жалба е процесуално допустима - подадена е в законоустановения срок и от надлежна страна, срещу подлежащ на оспорване съдебен акт.
Разгледана по същество, касационната жалба е неоснователна.
С обжалваното решение съдът е отхвърлил жалбата на Co.DA.P.Cola Dairy Products S.p.A./Ко.Да.П.К. Д. П С.п.А./ в несъстоятелност/ срещу Решение № 188/28.10.2016г. на председателя на ПВ, с което е отменено действието на международна регистрация на марка с рег№ 601719 ALICREM.
За да постанови този резултат, първоинстанционният съд е приел, че административният акт е издаден от компетентен орган - председателя на Патентното ведомство, в предписаната от закона форма и при спазване на административно-производствените правила, в съответствие с материалноправните разпоредби на ЗМГО и след пълен анализ на представените пред административния орган писмени доказателства.
Според АССГ нито в съдебното производство, нито в производството пред административния орган, жалбоподателят е представил доказателства за реално използване на процесната марка, за които е получил разширение на територията на Р. Б през относимия период. След анализ на приетите като доказателства фактури съдът е приел, че те са неотносими към предмета на доказване, тъй като същите не доказват ползването на марката да е извършено на територията на Р. Б от притежателя или от трето лице със съгласие на притежателя. Реалното използване на означените с процесната марка стоки означава, че стоките трябва да са достигнали до потребителите, а използването в частната сфера или единствено за вътрешни цели в дружеството-маркопритежател или група от дружества, не се счита за реално използване.
От заключените на приетата по делото съдебно-икономическа експертиза съдът е установил, че стоки с марка „ALICREM“ са продавани от маркопритежателя на негови клиенти по тристранни общностни операции, но тези клиенти не са български юридически лица, не са установени на българския пазар и стоките, предмет на продажба, не са били предлагани на територията на Р.Б.П по делото фактури, според съда, не следва да бъдат приети като относими към спора, защото в нито една от тях не е посочен видът на продуктите, които са били продавани, съответно не могат да се свържат с продуктите, за които е защитена процесната марка. Не става ясно какви точно по вид стоки са били предмет на продажбата – в описанието на стоките е посочено ALICREM картон и разфасовката на стоката, но не и вида на продукта. Относно продажбите, извършени от Co.DA.P.Cola Dairy Products S.p.A./Ко.Да.П.К. Д. П С.п.А на дъщерното му българско дружество Кодап ЕООД съдът е приел, че също не представляват реално ползване, тъй като са осъществени между свързани лица и ползването на марката в този случай не е насочено към пазара на територията на Р. Б. По отношение на издадените фактури за продажба на продукти с марката ALICREM от Кодап ЕООД /дъщерно дружество в България на маркопритежателя/, съдебният състав е счел, че и те са неотносими към предмета на доказване, тъй като се касае за ползване от трето лице. От тези фактури, според съда, става ясно, че доставките по тях са за клиенти, които не са установени на територията на страната. Чрез тях не се доказва реално ползване в хипотезата на чл. 19, ал. 1, т. 2 ЗМГО, тъй като производството на стоките в България, които са били предназначени за износ, не се е реализирало от самия маркопритежател. Липсват представени по делото доказателства за предоставяне на съгласие за ползване на марката на третото лице „Кодап“ ЕООД предвидената от закона форма – лицензионен договор.
Съдът не е приел за реално ползване на марката и извършения износ на стоки с процесната марка, тъй като ползването не е на територията на Р.Б.П по делото справка за износ на продукти за трети страни, не установява ползване на територията на страната, същата не установява реалната стойност на изнесените стоки по обем и нито стойността на продажбите на продукти с процесната марка.
Според АССГ не е доказано и ползване по смисъла на чл. 19 ЗМГО на марката във връзка със стоките, за които е регистрирана. Марката „ALICREM“ е регистрирана за стоките, които попадат в клас 30 МКСУ, а представените доказателства са за ползване на стоки от клас 29 – сметана за готвене. Въз основа на изложените съображения съдът е стигнал до крайния извод за недоказаност на реално ползване на стоките, за които е регистрирана процесната марка. Така мотивиран съдът е отхвърлил жалбата като неоснователна. Решението е правилно.
В националното законодателство е определено законово понятието „реално използване на марка”, като съгласно чл. 19, ал. 2 ЗМГО „ за реално използване по смисъла на ал. 1, освен използването по чл. 13, ал. 2 се счита и: 1.използването на марката от притежателя и във вид, който не се различава съществено от вида, в който марката е била регистрарана; 2. поставянето на марката върху стоките или върху тяхната опаковка в Р. Б, независимо от това, че са предназначени само за износ. И.то на марката със съгласието на притежателя се счита за използване от самия него.
Разпоредбата на чл. 10, §1 и 2 от Директива 2008/95/ЕО гласи: „Когато в срок от пет години от датата на приключване на производството за регистрация притежателят не е започнал реално да използва марката в държавата-членка във връзка със стоките или услугите, за които тя е регистрирана, или ако използването е било преустановено за непрекъснат период от пет години, към марката се прилагат санкциите, предвидени в настоящата директива, освен ако съществува основателна причина за неизползването. Използване по смисъла на първата алинея е и: а) използването на марката във вид, различен по отношение на елементи, които не променят отличителния характер на марката в сравнение с вида, в който тя е регистрирана;б) поставянето на марката върху стоки или тяхната опаковка в съответната държава-членка единствено с цел износ. 2. Използването на марката със съгласието на притежателя или от всяко лице, което има право да използва колективна, гаранционна или сертификат на марка, се счита за използване от притежателя.”
Съгласно чл. 12 §1 на директивата марката може да бъде отменена, ако през непрекъснат период от пет години тя не е била реално използвана в държавата-членка във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана, и не съществуват основателни причини за неизползването. По силата на чл. 5 § 1, 2 и 3 от Директивата регистрираната марка предоставя на притежателя изключителни права. Притежателят има право да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие всеки знак, идентичен с марката, за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана; всеки знак, при който поради идентичността или сходството му с марката и поради идентичността или сходството на стоките или услугите, защитени от марката и от знака, съществува вероятност от объркване на част от обществото; вероятността от объркване включва вероятност от свързване на знака с марката. Всяка държава-членка може да предвиди, че притежателят има право да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие всеки знак, който е идентичен или сходен с марката, за стоки или услуги, които не са сходни със стоките или услугите, за които е регистрирана марката, ако последната се ползва с репутация в държавата-членка и ако използването без основание на този знак би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или репутацията на марката или би ги увредило. Ако условията по параграфи 1 и 2 с изпълнени, може да бъде забранено и поставянето на знака върху стоки или тяхната опаковка; предлагането на стоки, пускането им на пазара или складирането им за тези цели с този знак, или предлагането или предоставянето на услуги с този знак; вносът и износът на стоки с този знак; използването на знака в търговски книжа и в рекламна дейност.
Действително в разпоредбата на чл. 19, ал. 2 ЗМГО е разширено приложното поле на понятието „реално ползване”, като в него е включено и използването в търговската дейност по чл. 13, ал. 2 ЗМГО, т. е определени са формални критерии или в случая е налице законова фикция за реално използване, без да е необходимо извършването на конкретна преценка за всеки конкретен случай на използването на марката. Горното обстоятелство дава основание да се приеме, че чл. 10 §1 от директивата е неточно транспонирана в българското законодателство и по конкретно в разпоредбата на чл. 19, ал. 2 ЗМГО.
В директивата няма изчерпателна дефиниция на критериите, по които да се определя реалното използване на регистрирана марка, но СЕО многократно се произнася в свои решения, в които дава ясно и недвусмислено тълкуване на понятието "реално ползване". По смисъла на директивата не всяко използване на марката е реално използване.
Регистрацията на една търговска марка в съвременните икономически пазарни отношения освен че създава нов обект на изключително право, но има и самостоятелно икономическо значение. То се изразява в нейната стойност, определена чрез много фактори, най-важните между които са: период на съществуване на пазара, територия на реализация на стоката, активност на възприемане, отличимост, възможност за запомняне и др. Независимо че няма законодателно закрепен количествен критерий за реално използване на една марка за единица период от време предвид предназначението и целта за която се регистрира една марка, а именно да бъде разпознавана на пазара чрез стоките, означени с нея, да носи на притежателя и известност и в резултат на това високи доходи и други конкурентни предимства е необходимо постоянното и присъствие в оборота. Следователно под понятието „реално използване” на една търговска марка освен проявлението на някой/някои от начините, посочени в цитираните по-горе разпоредби на Директивата, следва да се разбира преди всичко действителното използване, отговарящо на основната функция на марката, която се състои в това да гарантира на потребителя какъв е произходът на дадена стока или услуга, с оглед създаване или запазване на дял на пазара за тези стоки и услуги, които са защитени от марката. Използването не може да е символично или формално, какъвто е конкретния случай, изразено само чрез износ на стоки за чужбина, без да е налице реално предлагане на стоките на българския пазар, тъй като това използване не може да формира у купувачите в България отношение към стоките, означени с тази марка. След като марката не изпълнява същностното си предназначение да е на българския пазар, не може да се приеме наличие на реално използване по смисъла на Директивата на територията на Р. Б.
В решение по дело № С-40/01 Ansul Ajax Brandbeveiliging BV СЕО разглежда разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от П. Д 89/104, която е идентична с разпоредбата на чл. 12 ал. 2 на Директива 2008/95/ЕО като приема, че тя следва да се тълкува в смисъл, че съществува реално използване на търговска марка, когато марката е използвана в съответствие с основните си функции, които да гарантират идентичността на произхода на стоките или услугите, за които тя е регистрирана, за да се запази или създаде пазар за тези стоки или услуги; реалната употреба не включва използване с единствената цел запазване на правата, предоставени от марката. Когато се преценява дали използването на търговската марка е истинско, трябва да се вземат под внимание всички факти и обстоятелства, релевантни да установявят дали търговската експлоатация на марката е реална, по-специално дали това ползване се очертава, като оправдано в икономическия сектор, що се отнася до поддържането или създаването на дял на пазара на стоките или услугите, защитени от марката, естеството на стоките или услугите по спора, характеристиките на пазара и мащаба и честотата на използване на марката. Защитата, която дава регистрацията на марката и последствията от нейното регистриране, включително с оглед противопоставянето и спрямо трети лица, не може да продължи да се прилага, ако марката загуби търговското си основание за съществуване, което е именно да създаде или да запази търговско място, пазар на стоките и услугите, означени с този знак, което ги отличава от стоките на други лица. Използването на марката следователно трябва да се свързва с продажбата или непосредствено предстояща продажба на пазара на стоките, за които марката е регистрирана. Т.е. използването на марката трябва да е от такова естество, че да доведе до оборот от продажбата на стоки, за които марката е регистрирана, въпреки и незначителен такъв. Дори и минималното използване следователно може да бъде считано за реално, ако от него става ясно, че то е насочено към релевантния икономически сектор за поддържането или създаването на дял на пазара на територията на съответната държава-членка. В решение по дело С-495/07 (Silberquelle GmbH срещу Maselli-Strickmode GmbH) отново е подчертано, че под понятието „реално използване” по смисъла на Директивата трябва да се разбира действително използване, отговарящо на основната функция на марката, която се състои в това да гарантира на потребителя или на крайния потребител какъв е произходът на дадена стока или услуга, като му позволява без вероятност от объркване да отличи тази стока или услуга от такива с друг произход. В същото решение е изведено, че от понятието „реално използване” следва, че защитата на марката и последиците, които нейната регистрация прави противопоставими на трети лица, не могат да продължат да съществуват, ако марката загуби своя търговски смисъл, който се състои в създаване или запазване на пазар за стоките или услугите, носещи знака, от който се състои марката, по отношение на стоките или услугите произхождащи от други предприятия. Подобни разсъждения относно понятието “реално използване” на марка са изложени и в решение на СЕО С-442/07 (Verein Radetzky-Orden срещу Bundesvereinigung Kamerdschaft “Feldmarschall Radetzky”), според които под реално използване по смисъла на чл. 12, параграф 1 от Директивата трябва да се разбира използване, което не е символично, насочено единствено към запазване на предоставените от марката права.
Доколкото в конкретния случай е налице единствено износ на стоки и тяхната пазарна реализация извън територията на Р. Б, то очевидно тези стоки не са насочени към българския пазар и към българския потребител, Ако продажбите са реализирани извън територията на Р. Б, какъвто е настоящия случай, то износът на стоките, макар и произведени на територията на България, следва да се счита свързан с продажбите, извън територията на нашата държава. Липсата на действителна реализация на оборот от продажба на стоки, носещи процесната марка, на територията на Р. Б води до извод, че тази марка за релевантния период не е осъществила основната си търговска функция на територията на Р. Б - да създаде, поддържа или запази дял на българския пазар за стоките и услугите, за които е регистрирана. В периода от регистрацията на марката до подаване на искането за заличаване тези стоки не са се появили на българския пазар. Поради тази причина износът на стоките с процесната марка в конкретния случай не може да се счете за реално използване на марката по смисъла на Директивата на територията на Р. Б. От друга страна не без значение е и обстоятелството, че от представените фактури за износ на стоките, не става ясно какви точно по вид стоки са били предмет на продажбата – в описанието на стоките е посочено ALICREM картон и разфасовката на стоката, но не и вида на продукта. На следващо място дори да се приеме, че фактурите се отнасят за сметана за готвене, то този продукт попада в клас 29 от МКСУ/видно от заключението по назначената експертиза/, а марката „ALICREM“ е регистрирана за стоките, които попадат в клас 30 МКСУ. От горното следва, че не е налице използване на марката, за стоките, за които е регистрирана.
В случая съдът е направил коректен анализ на доказателствения материал и е достигнал до обосновани правни изводи за липса на достатъчно доказателства за реално използване на обсъжданата марка на релевантния пазар на територията на страната. Правилно е приел, че в конкретния случай използването на процесната марка не може да се приеме за реално използване. Направените в касационната жалба възражения са неоснователни.
По делото няма спор от фактическа страна и същата правилно е възприета от първоинстанционния съд.
Настоящата съдебна инстанция не споделя единствено становището на АССГ, че съгласието на третото лице за ползване на марката следва винаги да е писмено и установено с лицензионен договор. При всички случаи съгласието може да се установява със всички допустими доказателствени средства, а в случая, когато става дума за свързани дружества съгласието може да се предполага при положение, че притежателят на марката не е възразил срещу ползването на марката от свързаното дружество. Независимо от горното обаче неправилното тълкуване на закона от страна на съда относно използването на марката със съгласието на притежателя й, не влияе върху правилността на заключението на съда за липса на достатъчно доказателства, които да обосноват извод за реално използване на процесната марка за регистрираните стоки и услуги на територията на Р. Б през процесния период.
Като е стигнал до горния извод и като е отхвърлил жалбата като неоснователна АССГ е постановил валиден, допустим и правилен съдебен акт, който следва да бъде оставен в сила.
При този изход на спора основателни са претенциите на ответниците по касационната жалба за присъждане на съдебни разноски за настоящата съдебна инстанция. Ето защо касаторите следва да бъдат осъдени да заплатят на „Кремио“ЕАД сумата от 2400 лева - платено адвокатско възнаграждение за настоящата съдебна инстанция, а на Патентно ведомство - сумата от 100 лева – юрисконсултско възнаграждение, определено съобразно чл. 24 от Наредба за заплащане на правната помощ. Разноските, направени от ответника „Кремио“ЕАД пред първата инстанция е следвало да бъдат поискани от АССГ до приключване на устните състезания пред първоинстанционния съд.
Така мотивиран и на основание чл. 221, ал. 2, предложение първо АПК Върховният административен съд, седмо отделение
РЕШИ :
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1390/05.03.2018г., постановено по административно дело № 1581/2017г. по описа на Административен съд София – град.
ОСЪЖДА Co.DA.P.Cola Dairy Products S.p.A./Ко.Да.П.К. Д. П С.п.А./ в несъстоятелност/ Италия и IFFCO italia S.r.I./ И. И С.р. л. Италия/, да заплатят на „Кремио“ЕАД съдебни разноски в размер на 2400/две хиляди и четиристотин/ лева - платено адвокатско възнаграждение за настоящата съдебна инстанция
ОСЪЖДА Co.DA.P.Cola Dairy Products S.p.A./Ко.Да.П.К. Д. П С.п.А./ в несъстоятелност/ Италия и IFFCO italia S.r.I./ И. И С.р. л. Италия/, да заплатят на Патентното ведомство на Р. Б съдебни разноски в размер на 100/сто/ лева - юрисконсултско възнаграждение за настоящата съдебна инстанция
Решението е окончателно.