О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 194
София, 30.01.2024 год.
ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на І т. о. в закрито заседание на седемнадесети януари две хиляди и двадесет и четвърта година в състав:
Председател: Ирина Петрова
Членове: Десислава Добрева
Мария Бойчева
като изслуша докладваното от съдията Петрова т. д. № 841 по описа за 2023 год. за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.288 ГПК, образувано по касационна жалба на ищеца „Б. Л. - дружество, регистирано съобразно законодателството на Р. М. срещу решение № 694 от 07.11.2022г. по в. т.д.№ 658/2022г. на Апелативен съд София, с което е потвърдено решението по т. д.№ 67/2011г. на СГС, ТО, 17 състав, с което са отхвърлени предявените срещу „Ефбет“ ООД, [населено място] искове: -с правно основание чл.116,ал.1,т.1 във вр. с чл.113 ЗМГО за признаване за установено, че „Ефбет“ООД е извършило нарушение на правата на регистрирани търговски марки като е използвало в търговската си дейност словен знак „Ефбет“ като фирмено наименование, който е сходен с притежаваните от ищеца права върху търговски марки: 1/ комбинирана търговска марка със словен елемент „efbet”, регистрирана с № 00080548 в П. В. на Р. Б. за стоки и услуги от клас 9 и 41 според класификацията по Ницката спогодба за международна класификация на стоките и услугите със срок на действие на регистрацията до 19.01.2031 г.; 2/ комбинирана търговска марка със словен елемент „efbet”, регистрирана с рег. №[ЕИК] в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост за стоки и услуги от клас 41 според класификацията, установена от Ницката спогодба, със срок на действие на регистрацията до 18.04.2032г.; 3/ комбинирана търговска марка със словен елемент „ефбет”, регистрирана с рег. №[ЕИК] в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост за стоки и услуги от клас 41 според класификацията, установена от Ницката спогодба, със срок на действие на регистрацията до 07.12.2027г.
- с правно основание чл.116,ал.1, т.2 ЗМГО за осъждане на „Ефбет“ ООД да преустанови да извършва нарушение на правата върху същите търговски марки като използва знака като фирмено наименование.
В касационната жалба се поддържа, че решението е неправилно на основанията, визирани в чл.281 ГПК. Оплакването за нарушение на материалния закон е въведено с оглед неправилния според касатора извод на въззивния съд, че „Ефбет“ ООД не е осъществявало търговска дейност по начин, засягащ основните функции на процесните марки, и респ., използвайки фирмата си, не е накърнило изключителните права на „Б. Л. . Поддържа се, че дори тези изводи да бъдат възприети, то в хипотезата на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗМГО е ирелевантно дали знакът е използван за стоки или услуги, които са идентични, сходни или не на тези, за които марката е регистрирана, с оглед на което и използването на знака в търговската дейност в тази хипотеза само по себе си е достатъчно, за да се приеме, че е налице нарушение по смисъла на чл. 113, ал. 1 от ЗМГО, тъй като съгласно изричното правило на чл. 13, ал. 2, т. 5 от ЗМГО, използването на даден знак като търговско наименование е приравнено по силата на закона на използването на знака в търговската дейност. Според касатора обстоятелството, че ответникът използва фирменото си наименование и следователно използва знака в търговска дейност в случая е безспорно, безспорно е, също така, че това използване става без съгласието на притежателя на марките – ищцовото дружество. Нарушението на материалния закон е обосновано и с довода, че разпоредбите на ЗМГО следва да бъдат тълкувани систематично и във връзка с императивното правило на чл. 7, ал. 5 ТЗ, съобразно което, фирмата на търговеца не може да бъде идентична или сходна със защитена марка, освен ако търговецът има права върху нея, следователно установената в ТЗ забрана не е поставена под условие търговецът да осъществява каквато и да било дейност, още по-малко тази дейност да е свързана със стоките или услугите, за които регистрираните марки ползват закрила. Касационното оплакванеза съществено нарушение на съдопроизводствените правила е обосновано с довода, че съдът в нарушение на чл. 235, ал. 2 и чл. 236, ал. 2 ГПК, не е основал изводите си на събраните по делото доказателства и твърдения на страните, които са оставени без обсъждане. Поддържа се твърдение за необсъждане на оплакванията, наведени във въззивната жалба и игнориране на релевантни доказателства, счетени за неотносими за решаването на спора.
Отговор за касационната жалба не е постъпил.
За да се произнесе, съставът на ВКС съобрази следното:
По делото е безспорно, че:
1/По подадена на 19.01.2011г. заявка в ПВ е регистрирана с № 00080548 на комбинирана търговска марка, представляваща изображение, състоящо се от словния елемент „efbet”, в който буквите „e“ и „f“ са изписани с по-голям размер и са с удебелен шрифт, като в горната част на буквата „e“ в полукръг са изобразени три черни петолъчни звезди. Регистрацията на марката е за стоки и услуги от клас 9 и 41 според Ницката класификация, а в клас 41 са посочени услугите по организиране на лотарии, организиране на он-лайн залагания, информационни услуги в областта на развлеченията и хазартните игри, организиране на он-лайн игри в глобална компютърна мрежа, осигуряване на услуги в зали с игрални автомати и хазартни игри.
В регистъра на марките, воден от ПВ, на 28.04.2016 г. е извършено вписване на прехвърляне на правото върху тази марка от „Е. Л. , Малта на „Е. И. ЕООД, чието ново наименование е „Ефбет“ ООД.
Към момента това право се притежава от ищеца „Б. Л. , който го е придобил от „Ефбет“ ООД въз основа на договор за прехвърляне на търговски марки от 08.11.2017 г., съответно на 21.11.2017г. е извършено вписване в регистъра на марките на това прехвърляне на правото върху марката на Е. Л. , Малта, чието ново наименование е „Б. Л. , Малта.
2/ По подадена заявка от 18.04.2012г. в Службата на ЕС за интелектуална собственост е регистрирана марка с рег. №[ЕИК], за услуги от клас 41 от Ницката класификация, като срокът на действие на регисрацията е до 18.04.2032 г. Тази марка се състои от словен елемент „efbet”, изписан в характерен шрифт на латиница с малки букви, като над първата буква „e“ в полудъга са разположени три петолъчни звезди, които са фигуративни елементи, т. е марката е комбинирана. Правата върху тази марка са също предмет на договора от 08.11.2017г. с прехвърлител „Ефбет“ ООД и „Е. Л. .
3/ С рег. №[ЕИК], по подадена заявка от 07.12.2017 г., за услуги от клас 41 от Ницката класификация в Службата на ЕС за интелектуална собственост е регистрирана марка „ефбет“ със срок на действие на регистрацията до 07.12.2027г. В регистъра на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост като лице, което притежава правата върху тези две марки е вписано ищцовото дружество „Б. Л. , Малта.
„Е. И. с ЕИК[ЕИК], е вписано в Търговския регистър на 23.09.2008 г., като, считано от 28.04.2016г. фирмата на същото е променена на „Ефбет“ ООД, което е и настоящото фирмено наименование на ответника. Предметът на дейност е организиране на лотарии, томболи, числови лотарийни игри, залагания върху резултати от спортни състезания, букмейкърска дейност, организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрални зали, изграждане и експлоатация на заведения за хазартни игри, вътрешна и външна търговска дейност. На 21.06.2021г. на извънредно общо събрание на съдружниците в „Ефбет“ ООД е взето решение за промяна на фирменото наименование на „НМ Гейминг“ (NM Gaming), което не е вписано по партидата на търговеца (по причина, съгласно твърденията на ответника в отговор на исковата молба, че сметките за дружеството са запорирани и за всяко едно плащане на държавна такса, е необходимо предварително разрешение от НАП).
Видно от представената по делото, изходяща от ищеца до ответника покана за преустановяване ползването на търговската фирма „Ефбет“ от 07.06.2021г., през март 2016г. е бил сключен договор между „Ефбет“ и „Б. Л. (тогава носещо фирменото наименование „Е. Л. ) за прехвърляне на правата върху националната търговска марка с рег.№ 00080548 и върху марката на ЕС с рег.№[ЕИК], а на 08.11.2017г. между същите страни е сключен нов договор, с който правата върху двете марки са прехвърлени обратно на „Б. Л. (тогава носещо фирменото наименование „Е. Л. ).
Сезирана с жалба на ищеца, въззивната инстанция е споделила извода на първоинстанционния съд, че трите процесни марки са регистрирани на 10.05.2012г., 05.12.2012г. и 18.04.2018г. и към завеждането на иска се притежават от ищеца.
Въззивната инстанция е обсъдила твърдението в исковата молба, че нарушението на правата на ищеца върху трите търговски марки е извършено от ответника за периода след 2017г., когато тези марки са прехвърлени от ответника в полза на ищеца, и продължава и понастоящем. Изложила е, че през този период са действали както отмененият ЗМГО, така и новият ЗМГО, регулиращ същата материя. Обсъдено е, че че макар отмененият ЗМГО да не забранява изрично използването на фирмено наименование, идентично или сходно с регистрирана търговска марка, с влизането в сила на чл. 7, ал. 5 ТЗ през 2011г., е разширена закрилата на правото на търговска марка по отменения ЗМГО. Така за нарушение на правото върху търговска марка е признато и действието по използване в търговската дейност като фирмено наименование на знак, идентичен или сходен, без съгласие на притежателя на марката. Съответно, с влизане в сила на действащия ЗМГО изрично е признато за нарушение на изключителното право върху марка и използването на знака като търговско или фирмено наименование или като част от тях - чл.13,ал.2,т.4 ЗМГО.
При дължимото сравнение между използването на знака и марката, за установяване дали те са идентични или сходни като необходимо условие за преценката дали използването от ответника на знака „Ефбет“ като фирмено наименование представлява нарушение върху правото върху регистрираните три комбинирани марки, е споделен изводът на СГС за липса на идентичност между която и да е от регистрираните национална и две марки на ЕС и знака, който ответникът ползва като фирмено наименование.
При изследване на словните елементи е преценено, че те са доминиращи и отличителни и е налице висока степен на сходство между фирмата на ответника и регистрираните марки; че словният знак Ефбет“ и словният елемент от по-късно регистрираната марка на ЕС „ефбет“ са сходни във визуално отношение и са идентични в звуково и смислово отношение, тъй като думата, от която се състои словният компонент на марката, се съдържа изцяло в знака, като и в двата елемента тя е изписана на кирилица, произнася се по един и същи начин и има едно и също звучене. Обсъдено е, че разликата във визуално отношение се изразява единствено в това, че при знака думата е изписана изцяло с големи букви, а в марката с малки, която разлика е счетена за несъществена и неопределяща при цялостното възприемане на словната част на марката и знака от потребителя, който остава с впечатление, че се касае до един и същи по съдържание текст. Обосновано е, че във визуално, смислово и фонетични отношение е налице много високо по степен сходство между словния елемент на регистрираната марка на ЕС и използвания от ответника знак.
На следващо място е осъществена преценката, която (наред с наличието на сходство между знака, който ответникът използва като фирмено наименование, и процесните три регистрирани търговски марки) е приета за значима за извода за „използване на процесните марки“ по смисъла на чл. 13 ЗМГО - отм. и чл. 13 ЗМГО от 2019г. - дали използването на знака като търговско наименование се прави от ответника в търговската му дейност за целите на отличаването с него на определени стоки или услуги.
Изведено е, че простото регистриране на търговско наименование, идентично или сходно с притежавана от друг правен субект търговска марка, за идентични или сходни стоки и/или услуги с тези, предмет на търговската дейност на регистриращия фирменото наименование търговец, не изчерпва състава на нарушение правото на търговска марка, а такова ще е налице, когато начинът на използване на регистрираното фирмено наименование е от естество да накърни присъщите на търговската марка функции, а именно: използването й е по начин, свързващ го с предлаганите стоки и/или услуги, придаващ му характеристика на знак за тяхното индивидуализиране по произход и създаващ вероятност от объркване на потребителя, която включва възможност за свързване на фирменото наименование, използвано като знак и търговска марка. Прието е, че в конкретния случай, ищецът не е изложил твърдения, както и не е ангажирал доказателства в обратната насока, а именно, че ответникът извършва търговска дейност чрез предлагане на стоки и/или услуги, индивидуализирани чрез фирменото му наименование, въз основа на което е формиран извод за недоказаност на иска по чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗМГО.
Искането за допускане на касационното обжалване по първия поставен в изложението по чл.284,ал.3,т.1 ГПК въпрос „Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните и всички относими събрани по делото доказателства?“ при въведена допълнителна предпоставка по чл.280,ал.1,т.1 ГПК, обоснована с цитирана практика на касационната инстанция и Постановления на Пленума на ВС, не следва да бъде уважено.
С оглед мотивировката към въпроса същият следва да бъде преценен като оплакване на неправилност по чл.281,т.3 ГПК, което е основание за касиране на решението и неидентично на общата предпоставка по чл.280,ал.1 ГПК, чиито съществени характеристики са очертани в т.1 на ТР № 1 от 19.02.2010г. на ОСГТК на ВКС. Така поставен въпросът изразява несъгласието на касатора с преценката на приетите за установени по делото факти, въз основа на които са формирани правни изводи. Това несъгласие обаче не може да послужи като обща предпоставка за допускане на факултативния касационен контрол, тъй като правният въпрос по чл.280,ал.1 ГПК не може да има значение за правилността на решението, за възприемане на фактическата обстановка или за обсъждане на събраните по делото доказателства. Основанията за допускане на касационното обжалване са различни от общите основания за неправилност на решението и последните подлежат на преценка и проверка само при допуснато вече касационно обжалване.
При обосноваването на искането за допускане на обжалването по този въпрос касаторът се позовава на необсъждане на редица представени още с исковата молба доказателства - тези във връзка с притежаваните от ответника лицензи, списък на интернет страниците, чрез които се организират хазартни игри от лица, които са получили лиценз по ЗХ, протокол от 01.03.2019г. за приемане на ГФО на ответното дружество за 2018г. и др., които според касатора установяват, че ответникът е осъществявал търговска дейност в процесния период и е нарушил правата на Б. Л. върху процесните марки. Изводите на въззивния съд обаче са основани на подхода (с който касаторът изразява несъгласие посредством формулираните втори и трети въпрос) за необходимост от установяване на факта, че извършваната от ответника търговска дейност се изразява в предлагане на стоки и/или услуги, индивидуализирани чрез фирменото му наименование, които са идентични на тези, за които е регистрирана марката, т. е. акцентът не е в извършване/неизвършване на търговска дейност, а в характера и предмета на тази дейност - използването в търговската дейност на знак, който не само да е идентичен или сходен на марката, но и да е използван за стоки/услуги идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана - извод, пряко произтичащ от разпоредбата на чл.13, ал.1,т.1,т.2 и т.3 ЗМГО.
Не следва касационното обжалване да бъде допуснато по втория и третия въпроси, които са с идентично съдържание и с идентично въведена допълнителна предпоставка - чл.280,ал.1,т.3 ГПК: „По предявени искове за защита на нарушено право върху марка, следва ли при преценката за извършено нарушение съгласно чл. 113, ал. 1 вр. чл. 13 от ЗМГО съдът да тълкува разпоредбите на ЗМГО систематично с императивното правило на чл. 7, ал. 5 ТЗ и да съобрази последното при своето произнасяне по съществото на спора?“; „С оглед установената в чл. 7, ал. 5 от ТЗ императивна забрана, необходима предпоставка ли е за да се приеме, че е налице нарушение на изключителните права върху марка, търговецът, чиято фирма е идентична или сходна с марката, фактически да извършва търговска дейност - още повече, като се отчете, че съгласно чл. 13, ал. 2 от ЗМГО използването на знака като търговско или фирмено наименование или като част от търговско или фирмено наименование е приравнено на използване на знака в търговската дейност?“ Съображенията за поставянето им са, че САС е дал утвърдителен отговор, мотивирайки, че простото регистриране на търговско наименование, идентично или сходно с притежавана от друг правен субект търговска марка, не изчерпва състава на нарушение правото на търговска марка, а такова ще е налице, когато начинът на използване на регистрираното фирмено наименование е от естество да накърни присъщите на търговската марка функции, а именно: използвано е по начин, свързващ го с предлаганите стоки и/или услуги, придаващ му характеристика на знак за тяхното индивидуализиране по произход и създаващ вероятност от объркване на потребителя, която включва възможност за свързване на фирменото наименование, използвано като знак и търговска марка.
Неоснователността за допускане на касационното обжалване произтича от обстоятелството, че въззивната инстанция не е отрекла и игнорирала необходимостта от систематичното тълкуване на посочените разпоредби от ЗМГО и разпоредбата на чл.7,ал.5 ТЗ, а заедно с това, неосъществимо е приложението по горните два въпроса на въведената от касатора допълнителна предпоставка - чл.280,ал.1,т.3 ГПК. От значение по отношение на тях са разрешенията по т. д.№ 194/2009г. на 2 т. о. и т. д.№ 1023/2012г. на 1 т. о. на ВКС, които настоящият състав споделя.
В първото решение № 154 от 08.12.2009г. на 2 т. о. на ВКС е изведено, че при произнасяне по претендирана закрила на изключителното право върху марка от съществено значение е постановката, че търговската марка и търговското име (фирмено наименование) са самостоятелни обекти на правото на индустриална собственост, съгласно легалното определение дадено в чл. 1 от Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост..
В решение № 215 от 08.08.2014г. по т. д.№ 1023/2012г. на Първо т. о. на ВКС са възприети съображенията, че простото регистриране на търговско /фирмено/наименование, идентично или сходно на притежавана от друг правен субект търговска марка, за идентични или сходни стоки и/ или услуги с тези - предмет на търговската дейност на регистриращия фирменото наименование търговец, не изчерпва състава на нарушение правото на търговска марка по смисъла на чл.13 ал.1 ЗМГО. Даден е отговор, че такова ще е налице в случай, че начинът на използване на регистрираното фирмено наименование е от естество да накърни присъщите на търговската марка функции, а именно: използвано е по начин, свързващ го с предлаганите стоки/услуги - придаващ му характеристика на знак за тяхното индивидуализиране по произход и създаващ вероятност от объркване на потребителя, която включва възможност за свързване на фирменото наименование използвано като знак и търговската марка. За да съставлява нарушение по чл.13 ал.1 ЗМГО следва използването на регистрираното фирмено наименование по преждепосочения начин да е недобросъвестно: регистриралият го търговец знае или е бил длъжен да знае за правата на притежателя на търговската марка и желае или допуска настъпването на противоправните последици - объркване на потребителя относно действителния произход на стоките/услугите или свързване знака (фирмено наименование) с марката. Използването в съответствие с честната производствена и търговска практика предпоставя задължение за лоялност по отношение законните интереси на притежателя на дадена марка в съотв. с решение на Съда на европейските общности от 11.09.2007 год. по дело С - 17/06. Недобросъвестността следва да бъде преценявана поотделно и конкретно във всяка конкретна хипотеза, с оглед конкретните обстоятелства и конкретното поведение на конкретния правен субект.
В обжалваното решение са възпроизведени цитати от решението по т. д.№ 1023/2012г. на 2 т. о. на ВКС въпреки, че то не е посочено като източник на тези съображения. От това следва, че то е постановено при споделяне на релевантна практика на касационната инстанция по този въпрос. Това обуславя неприложимостта на въведената от касатора допълнителна предпоставка по т.3 на чл.280,ал.1 ГПК и неоснователността на искането за допускане на касационния контрол въз основа на селективните критерии.
Отговор на въпроси втори и трети се съдържа и в Решението от 11.09.2007г. по дело С-17/06 на СЕС: Използването от трето лице, без да е получило разрешение за това, на идентично с по-ранна марка наименование на дружество, търговско име или наименование на търговски обект при търговия със стоки, идентични с тези, за които е регистрирана марката, представлява използване, което притежателят на марката може да забрани в съответствие с член 5, параграф 1, буква а) от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките, ако използването е за стоки и засяга или може да засегне функциите на марката. В такъв случай чл.6, пар.1,б. а) от Директива 89/104/ЕИО може да не допусне такава забрана само ако третото лице използва дружественото си наименование или търговското си име в съответствие с честната производствена или търговска практика.
При отсъствие на въпрос, отговарящ на критериите, очертани в т.1 на ТР №1 от 19.02.2010г. на ОСГТК на ВКС, касационната инстанция няма правомощие да извежда включения в предмета на спора и значим за изхода му правен проблем, обусловил решаващите правни аргументи на въззивната инстанция, от оплакванията на касатора за неправилност на решението, от твърденията му по фактите и собствената му преценка за тяхното значение за изхода на спора. Единствено при наличието на изчерпателно изброените от законодателя общо и допълнително основания може да бъде осъществен факултативният касационен контрол, а тези предпоставки в настоящия случай отсъстват.
По искането за директен достъп до касационен контрол:
Доводите, които касаторът излага към всеки един от формулираните въпроси по чл.280,ал.1 ГПК са възпроизведени и обобщени отново в контекста на твърдяната „очевидна неправилност“ („очевидно и особено съществено нарушение на материалния закон, тъй като въззивният съд не е приложил императивната норма на чл. 7, ал. 5 ТЗ, не само с оглед служебното си задължение съгласно Тълкувателно решение № 1/2013 г. на ОСГТК на ВКС, но и въпреки изричните оплаквания и доводи в тази насока във въззивната жалба; поради допуснати особено съществени нарушения на съдопроизводствените правила - необсъждане на надлежно релевирани твърдения и оплаквания на страните, игнориране на наведени правни или фактически доводи, както и непроизнасяне по заявена и поддържана правна теза в производството“), но двата процесуални института не са тъждествени.
Очевидна неправилност по смисъла на чл. 280, ал. 2 ГПК е налице при установими от самите мотиви на въззивния съдебен акт нарушение или явна необоснованост. Очевидно неправилен е актът, постановен в противоречие със закона до степен, че съответната норма е приложена със смисъл, противоположен на действителното й съдържание, или е приложена несъществуваща или отменена норма, или грубо са нарушени правилата на формалната логика. Извън обхвата на очевидната неправилност остават хипотезите на неправилност поради неточно тълкуване и прилагане на закона, несъобразяване с практиката по т.1 на чл.280,ал.1 ГПК, неправилно установяване на приложимия закон, необсъждане на доказателствата в тяхната съвкупност и логическа връзка, неправилно установяване на фактите.
От мотивите към обжалваното решение на САС не се установява да е налице очевидна неправилност в посочения по-горе смисъл. Изложените оплаквания са такива за неправилност по смисъла на чл. 281, т. 3 ГПК като касационно основание, което е извън предмета на настоящата фаза на касационното производство. Не на последно място твърдяната от касатора очевидна неправилност предпоставя анализ на материалите по делото, на съдържанието на въззивната жалба и не може да бъде изведена пряко от мотивите към въззивното решение.
При възпроизвеждане в контекста на довода за наличието на очевидна неправилност на втория и третия въпрос от изложението, касаторът игнорира фактите: кой е притежател на правата върху двете марки - „efbet”(национална и европейска) към момента, когато ответното дружество е променило фирменото си наименование на „Ефбет“; не държи сметка за момента на възникване на правата върху европейската марка „ефбет“ съпоставен с датата, на която е вписано фирменото наименование на ответника „Ефбет“. Касаторът не е твърдял в договора от 2017г. по чл.21 ЗМГО-отм. при прехвърляне на правото върху търговските марки „efbet” между страните да е била постигната специална договореност по отношение на фирменото наименование на прехвърлителя.
Разноски за производството не се присъждат.
По изложените съображения, ВКС, състав на ТК, І т. о.:
О П Р Е Д Е Л И :
Не допуска касационно обжалване на решение № 694 от 07.11.2022г. по в. т.д.№ 658/2022г. на Апелативен съд София.
Определението не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: