Върховният административен съд на Р. Б. - Седмо отделение, в съдебно заседание на десети април две хиляди и двадесет и трета година в състав: Председател: Д. М. Членове: КАЛИНА АРН. А. при секретар Б. Г. и с участието на прокурора Н. Н. изслуша докладваното от председателя Д. М. по административно дело № 7501 / 2022 г.
Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по касационна жалба на [Фирма 2], чрез процесуален представител, срещу Решение № 1923 от 23.03.2022 г. по адм. дело № 12097/2021 г. по описа на Административен съд – София-град (АССГ).
С обжалваното решение е отхвърлена жалбата на дружеството срещу Решение № 148 от 24.04.2020 г. на председателя на Патентното ведомство на Р. Б. (ПВ), с което на основание чл. 75, ал. 10, т. 3 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО) е оставена без уважение жалбата на [Фирма 2] срещу решение от 10.07.2018 г. на състав по опозиции във връзка със заявка за регистрация на марка с вх. № 136999 "HAPPY LAND", комбинирана.
Касационният жалбоподател навежда доводи за неправилност на решението поради нарушение на материалния закон и необоснованост - касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК.
Твърди, че съдът не се е съобразил с дадените му указания в Решение № 12009 от 24.11.2021 г. на ВАС, като не е направил анализ на стоките/ услугите и коя от тях на кое основание са отказани в първоинстанционното решение.
Посочва, че безспорно е налице фонетично, визуално и смислово сходство на марките, което се доказва и от приетата и неоспорена от страните съдебно-маркова експертиза. Счита изводите на съда, за липса на сходство за неправилни, тъй като не е отчетено въздействието на отличителните и доминиращите елементи, а е направено общо сравнение за всички регистрирани марки. Посочва, че съдът не е направил и анализ на сходство/идентичност на услугите.
Касационният жалбоподател сочи, че поради необоснования извод за липса на данни за използване на по-ранните марки, органът е отказал да приеме наличието на "фамилия марки" от по-ранните марки, което би довело до увеличаване на риска от объркване на потребителя и съответно до уважаване на опозицията. Позовава се на представените доказателства за използването на по-ранните марки, като твърди, че същите не са обсъдени от съда.
Прави искане решението да бъде отменено и бъде постановено друго, с което да се отмени оспореният акт. Претендира присъждане на разноски за касационната инстанция по представен списък. Представлява се от адв. П. Б..
Ответникът – Председателят на Патентното ведомство, изразява становище за неоснователност на касационната жалба.
Прави искане съдът да остави в сила обжалваното решение. Претендира юрисконсултско възнаграждение като прави възражение за прекомерност на претендираните от касатора разноски.
Ответникът – "М. В. ООД, не изразява становище по касационната жалба.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба.
Върховният административен съд, като се запозна със събраните по делото доказателства, съобрази доводите и възраженията на страните и обсъди наведените касационни основания и тези по чл. 218, ал. 2 АПК, намира за установено от фактическа и правна страна следното:
Касационната жалба е подадена от надлежна страна, за която съдебният акт е неблагоприятен, при спазване на срока по чл. 211, ал. 1 АПК и срещу решение, което подлежи на обжалване, поради което е процесуално допустима.
Разгледана по същество, касационната жалба е основателна.
С обжалваното решение съдът е отхвърлил жалбата на "Хиполенд" АД срещу Решение № 148 от 24.04.2020 г. на председателя на ПВ, с което на основание чл. 75, ал. 10, т. 3 ЗМГО е оставена без уважение жалбата на дружеството срещу решение от 10.07.2018 г. на състав по опозиции във връзка със заявка за регистрация на марка с вх. № 136999 "HAPPY LAND", комбинирана.
За да постанови този резултат, първоинстанционният съд е приел от фактическа и правна страна следното:
"Хиполенд" АД е притежател на следните марки:
1. Национална марка „ХИПО LAND"- комбинирана, с peг. № 61321, заявена на 15.11.2005 г., регистрирана на 11.10.2007 г., със срок на закрила до 15.11.2025г., за стоки и услуги от класове 03, 16, 18, 24, 25, 28 и 30 на МКСУ. Марката се състои от словните елементи Хипо (изписан на кирилица) и Land (на латиница), разположени на два реда, с плътен шрифт от печатни букви, характерен за стоки, предназначени за деца, и от фигуративните елементи: изправено на двата си задни крака зелено хипопотамче в дясно от словните елементи и червен триъгълник, разположен над буквата П, така че заедно напомнят къщичка от детска рисунка. Изображението е цветно със защитени цветове: червен, тъмно син, зелен, жълт, светло зелен, бял и черен.
2. Марка на ЕС "Hippoland", словна, peг. № 11639879, заявена на 08.03.2013 г., регистрирана на 12.07.2013 г., със срок на закрила до 08.03.2023 г. за стоки и услуги от класовете 28, 35 и 39 от МКСУ;
3. Марка на ЕС "ХИПОLAND", комбинирана, peг. № 11319159, заявена на 05.11.2012 г., регистрирана на 18.04.2013 г., със срок на закрила до 05.11.2022 г. за услуги от класовете 35, 39 и 41 от МКСУ;
4. Марка на ЕС "HYPOLAND", комбинирана, peг. № 9455635, заявена на 18.10.2010 г., регистрирана на 11.03.2011 г., със срок на закрила до 18.10.2020 г. за стоки от класовете 3, 12, 16, 18, 20, 24, 25, и 28 от МКСУ;
Със заявление, вх. № 136999 от 22.05.2015 г. "М. В. ООД е сезирала ПВ с искане да бъде регистрирана комбинирана марка "HAPPY LAND" за стоките и услугите от класове 28, 35, 39, 41 и 43 от МКСУ.
На 02.12.2016 г. заявителят на марката е извършил оттегляне на всички стоки от клас 28, и в списъка на заявката остават услугите от класове 35, 39, 41 и 43 от МКСУ.
Срещу регистрацията на процесната марка "Хиполенд" АД е подал опозиция с вх. № 70100021 от 07.08.2018 г., на основание чл. 38б, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 12, ал. 1, т. 2 и ал. 3 ЗМГО (отм.). Опонентът е внесъл опозиция по отношение на всички заявени стоки и услуги в заявката за регистрация на марката.
В представения му срок заинтересованата страна "М. В. ООД е изразила становище по подадената опозиция.
С решение от 10.07.2018 г. състав на Отдела по опозиции е отхвърлил опозицията като неоснователна във връзка с всички услуги от класове 35, 39, 41 и 43. Това решение е оспорено от "Хиполенд" АД (жалба с вх. № 70100021-/07.08.2018 г.) във връзка с което е образувано производство по раздел VIII, чл. 69 и сл. ЗМГО. С. З. № 406 от 10.08.2018 г. е определен състав от Отдела по спорове, който да разгледа и да се произнесе по жалбата. На основание чл. 69, ал. 3 ЗМГО съставът е изразил становище, че обжалваното решение от 10.07.2018 г. за отхвърляне на опозицията срещу регистрацията на марка с вх. № 136999 "HAPPY LAND", комбинирана, следва да бъде потвърдено.
Производството пред ПВ е приключило с издаване на Решение № 148 от 24.04.2020 г. на председателя на ПВ, с което органът е оставил жалбата срещу решението от 10.07.2018 г. на състав по опозиции без уважение. Основният мотив за отхвърляне на жалбата е, че между сравняваните марки не е налице сходство.
От правна страна съдът е приел, че обжалваното решение е издадено от компетентен орган, в предвидената от закона форма, при спазване на административнопроизводствените правила и в съответствие с материалния закон и неговата цел.
Съдът е посочил, че не приема заключението на вещото относно установено сходство на сравняваните марки.
Относно преценката за наличие или липсата на сходство на сравняваните марки, съдът е извършил съпоставка на тяхната визуална, фонетична или смислова близост, като е приел, че при противопоставените марки няма словно, фонетично или смислово сходство. Обосновал, е извод, че заявената марка, разгледана в нейната цялост, не е сходна на по-ранните марки. Съдът е приел, че много от характерните фигуративни елементи в по-ранните марки и в заявената марка са предпоставка за създаване на устойчивост на възприятията на средния потребител, минимализирайки вероятността от объркването им.
По отношение на наведените аргументи да наличието на фамилия марки на касатора и евентуалното свързване на заявената марка с по-ранните марки, съдът е приел, че действително концептуално и по-ранните марки и заявената марка, насочват към услуги, предназначени за деца, но с това не може да се променя различното общо впечатление, което създават по ранните-марки и заявената марка, поради което не може да се обоснове извод, че заявената марка би се възприела като продължение на серия от сродни марки.
По отношение на второто, повдигнато основание по чл. 12, ал. 3 ЗМГО, съдът е посочил, че смисълът на разпоредбата е да се охранява добрата репутация на по-ранната марка и да се изключи икономическото предимство, което по-късно регистрираната марка може да черпи от марката, ползваща се с известност. Допълва, че подобна защита, може да се полза само по отношение на по-късно заявени идентични или сходни марки, където сходството на знаците е изследвано и доказано, като в настоящият случай обсъждането е безпредметно, т. к. липсва сходство между по-ранните марки и заявената марка.
Въз основа на горното съдът е достигнал до извод за законосъобразност на оспорения акт и е отхвърлил жалбата.
Решението е валидно, допустимо, но неправилно.
Основателни са твърденията в касационната жалба за неправилност на обжалваното решение поради нарушение на материалния закон.
Съгласно чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО при подадена опозиция не се регистрира марка, когато поради нейната идентичност или сходство с по-ранна марка и идентичността или сходството на стоките или услугите на двете марки съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка. Текстът съдържа три предпоставки да не се регистрира търговската марка: идентичност или сходство на стоките и услугите на двете марки; идентичност или сходство между тази марка и по-ранно регистрираната; посоченото следва да предполага вероятност за объркване на потребителите, включително и възможност за свързване с по-ранната марка. Трите елемента следва да са налице кумулативно като са възможни различни съчетания между идентичност и сходство на стоките и марките, както и различна степен на сходство.
Вероятността за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранна марка, е създаването на погрешна представа за производителя или търговеца на стоките и/или услугите, т. е. опасност потребителите да вярват, че стоките и/или услугите са на същите или икономически свързани лица (решение от 29 септември 1998 г., , С-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, т. 29). Преценката на вероятността за объркване е обща и се извършва въз основа на всички относими фактори по конкретния случай. По-специално такива могат да бъдат: идентичност или степен на сходство на процесната и по-ранната марка; степен на отличителност на по-ранната марка; степен на сходство на стоките и/или услугите; релевантен кръг потребители; начин на пазарна реализация (търговски пътища, начин на предоставяне на стоките и/или услугите и др.); степен на познатост (разпознаваемост) на марките на пазара; връзката, която релевантния кръг потребители може да направи между процесната и по-ранната марка (решение от 11 ноември 1997 г., С-251/95, Sabel, EU: C: 1997: 528, т. 22).
Относно сходството/идентичността на услугите:
В настоящия случай по-ранните марки са регистрирани за следните класове с рег. № 11639879 "Hippoland" регистрирана за класове 28, 35 и 39 от МКСУ, марка с рег. № 11319159 "ХИПОLAND", регистрирана за услуги от класовете 35, 39 и 41 от МКСУ и марка с рег. № 9455635 "HYPOLAND", регистрирана със заглавията на класове 3, 12, 16, 18, 20, 24, 25, и 28 от МКСУ.
Процесната марка е заявена за конкретно изброени услуги от класове 35, 39, 41 и 43 на МКСУ, поради което услугите от класове 35, 39 и 41 на заявената марка и на по-ранните марки са идентични или сходни. Относно сходството/идентичността на марките:
Значими фактори при преценката за наличие на сходство при сравняваните марки са визуалното, фонетичното и смислово сходство на съставляващите ги елементи. Като цяло, общата преценка за сходство на процесната и по-ранната марки трябва да се основава на общото впечатление, което те създават, като се отчита и въздействието на техните отличителни и доминиращи елементи, т. е. изхожда се от предположението, че потребителят възприема марката в нейната цялост, а не разделена на отделни компоненти (решение от 11 ноември 1997 г., С-251/95, Sabel, EU: C: 1997: 528, т. 23). Това означава, че тестът относно наличието на вероятност за объркване е не дали марките могат да бъдат разграничени, когато се сравняват едновременно, а дали марките, възприемани от потребителите поотделно, са сходни в степен, при която съществува вероятност за объркване.
Процесната марка е комбинирана, състояща се от фигуративни елементи - стилизирано изображение на облак, разноцветна дъга над него, като в облака е поставен словният елемент “HAPPY LAND”, изписан на два реда с разноцветни букви и стилизирано изображение на две детски лица.
Комбинираните три по-ранни марки представляват съчетание между словни и фигуративни елементи, което налага анализ на елементите, привличащи вниманието и оставащи в съзнанието. Доколкото между изображенията в трите по-ранни комбинирани марки е налице пълен идентитет, анализът ще бъде направен общо за тези знаци, а не поотделно.
По правило преценката на фонетичното сходство се основава на звученето на марките, определено от дължината на думата, броя на буквите, броя на сричките, броя на съвпадащите звуци, взаимно разположение на еднакви или близки звуци или звукосъчетания, характерни особености на еднакви части на думата, като се отчита началото на думата, типични окончания и типични звукосъчетания в средата на думата. Фонетично словният елемент "ХИПОLAND" се възпроизвежда "хи-по-ленд", а "Happy Land" – "хе-пи-ленд". Така, както ще се произнесе словото "хиполенд", така ще се произнесе и "хепиленд". Вярно е, че според утвърдената европейска практика, когато е възможно, марката се разделя мислено на съставни части, които за потребителя имат конкретно значение или му приличат на познати думи. (Вж. например: Решение на Първоинстанционния съд от 06.10.2004 г. по дело Vitakraft-Werke Wьhrmann/CXBП – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, Recueil, стр. II-3445, т. 51). Но в случая думата, която би могла да се отдели, е "land"/"ленд" и при двете разглеждани композиции, и съответно "хипо" и "хепи", което отново не обуславя твърдяната разлика във фонетичен аспект. Разликата между двете думи е единствено във втория и четвъртия звук, които са гласни и в този смисъл не променят драстично методиката на възпроизвеждане, а освен това, поставената на второ място "е" в процесната марка е много подобна на използвания звук на същото място в по-ранните марки "и", като разликата в гласните "и" и "о", съдържащи се в думите на четвърто място, както и Първоинстанционният съд на ЕС е приемал неведнъж в практиката си (Вж. например: Решение на Първоинстанционния съд (втори състав) от 13.02.2007 г. по дело Т-256/04, т. 55), не обезличават на самостоятелно основание приликата. В този смисъл, първостепенният съд неправилно е приел, че между противопоставените марки е налице фонетично сходство в ниска степен. Фонетичното сходство е по скоро в средна степен.
Анализът на смисловото сходство, се базира на значението на думите, включително и в превод, като марките са смислово идентични или сходни, когато имат еднакво или подобно смислово значение. И двете думи се състоят от два мислено разграничаващи се словни елемента, а именно – "хепи" и "LAND" и "хипо" и "ленд". За лицата, които имат познания по английски език, на който е изписана думата „land“, същата ще придобие значението на "земя". Фактът, че "хипо" и "хепи" означават различни неща – съответно хипопотам и щастлив, означава липса на буквално смислово сходство. Но това, че означава, че двете композиции от думи в цялост нямат подобно концептуално сходство – насочват към услуги, предназначени за деца, създавайки асоциация с безгрижния детски свят. Т.е. налице е известно концептуалното сходство между двете марки, макар и пълна липса на семантично сходство.
От своя страна, преценката за визуално сходство отчита визуалното въздействие на марките, определено от начина на графично представяне на думи, букви, цифри, фигури, рисунки, цветове и др.
В изображението на комбинираните марки недвусмислено изведен на преден план словният надпис "ХИПОLAND". Другият елемент – светлозеленият хипопотам, първо, е в цвят, който безспорно е ненатрапчив в сравнение с ярките цветове, в които са изписани буквите "Х", "И", "П" и "О" и частицата "LAND", и в този смисъл не може да се счете за доминиращ фактор, и второ, представлява близко до реалното изображение на пресъздаденото животно, което разколебава отличителния му характер. Освен това, съгласно установената съдебната практика на СЕС, при комбинирани марки, състоящи се от словни и фигуративни елементи, потребителите са склонни да анализират и назовават въпросните знаци чрез техните словни елементи, отколкото описвайки фигуративните им такива. (Вж.: Решение по дело № Т-312/03, Selenium-Ace от 14.07.2005 г., т. 37).
При изписването на "Hippoland" в по-ранната словна марка и словния елемент „Happy Land“ в заявената комбинирана марка е налице съвпадение на 7 от деветте букви, с които са изписани марките. Наличието на допълнителни фигуративни елементи в заявената марка, както и различното цветово оформление на същата, променят цялостното визуално въздействие на заявената марка. В този смисъл между по-ранната словна и заявената марка е налице визуално сходство в ниска степен. Що се отнася до комбинираните по-ранни марки визуалното впечатление, което създават, е чувствително различно от това на заявената марка. Наличието и в двете марки на думата LAND, изписана с разноцветни букви, води до извод за ниска степен на визуално сходство между тези знаци.
От изложеното по-горе следва, че е налице сходство в определена степен между заявената и по-ранните марки. Дали това сходството би довело до вероятност за объркване на потребителите е въпрос, на който, за да се даде отговор, следва да се обсъдят и вземат под внимание и редица други фактори и обстоятелства.
Развитите по-горе съображения установяват основателността на застъпената от касатора теза за известно сходство във визуален, фонетичен и концептуален аспект между марките в конфликт.
Следователно се налага извод, че са налице първите три предпоставки, визирани в чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО, а именно наличие на по-ранно право, идентичност и сходство на стоките и услугите и сходство на марките в конфликт. Като е стигнал до извод, че между марките не е налице сходство председателят на ПВ е постановил своето решение в нарушение на материалния закон.
Нито административният орган, нито съдът са изследвали липсата или наличието на последния елемент от фактическия състав на чл.12, ал.1, т. 2 ЗМГО, а именно – вероятността за объркване на потребителите.
Според СЕС преценката относно вероятността за объркване на потребителите предполага известна взаимозависимост между взетите предвид фактори, като по-ниската степен на сходство между марките може да се компенсира със силен отличителен характер на по-ранната марка (вж. в този смисъл Решение от 7 май 2009 г. по дело Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary) и СХВП, C‑398/07 P, точка 33), все пак при липсата на каквото и да било сходство между по-ранната марка и оспорената марка нито общоизвестността или репутацията на по-ранната марка, нито идентичността или сходството на съответните стоки или услуги са достатъчни, за да се установи вероятност от объркване между конфликтните марки или връзка между тези марки в съзнанието на съответните потребители (вж. в този смисъл Решение от 2 септември 2010 г. по дело Calvin Klein Trademark Trust/СХВП, C‑254/09 P, все още непубликувано в Сборника, точка 53 и цитираната съдебна практика).
Единствено ако между конфликтните марки има определено сходство, дори слабо, административният орган и съдът са били длъжни да извършат обща преценка, за да определят дали, независимо от ниската степен на сходство, между марките, поради наличието на други релевантни фактори, като общоизвестността или репутацията на по-ранната марка, в съзнанието на съответните потребители съществува вероятност от объркване или връзка между тези марки.
В конкретния случай, както бе споменато по-горе, е налице известно сходство между процесната и по-ранните марки, но нито придобитата висока отличителност на по-ранните марки, нито доводът за придобита известност на по-ранните марки, са обсъдени от председателя на Патентно ведомство.
Опонентът е твърдял, че по-ранните марки се ползват с известност на територията на Р. Б. представил е доказателства в тази насока, които не са обсъдени въобще от председателя на Патентно ведомство в неговото решение.
Безспорно добрата репутация на по-ранните марки и тяхната висока отличителност са фактори, които имат значение за преценката на последния елемент от фактическия състав на чл. 12, ал.1, т. 2 ЗМГО - вероятността за объркване на потребителите.
Репутацията на по-ранните марки е и елемент от фактическия състав на чл.12, ал.3 ЗМГО и е следвало да бъде обсъдена и в контекста на тази разпоредба.
Съгласно чл. 12, ал. 10 ЗМГО когато опозицията е подадена на основание на по-ранна общоизвестна марка или марка, ползваща се с известност, при определяне на известността на по-ранната марка се вземат предвид следните обстоятелства: 1. степен на известност или признаване на марката в съответната част от обществото, която обхваща действителните или потенциалните потребители на стоката или услугата, лицата, заети в съответната разпространителска мрежа, и деловите кръгове, ангажирани с дадените стоки или услуги; 2. продължителност, степен и географска област на използване на марката; 3. продължителност, степен и географска област на публично представяне на марката, в това число рекламиране, разгласяване или излагане на панаири и/или изложби на стоките или услугите, за които се използва марката; 4. данни за успешно прилагане на правото върху марката, ако тя е регистрирана; 5. стойност на марката; 6. други обстоятелства.
А според ал.11 на същия член определянето на марка като общоизвестна или ползваща се с известност се извършва от Софийския градски съд по общия исков ред или от Патентното ведомство в рамките на съответното административно производство.
Именно в това административно производство (производството по подадена опозиция) председателят на ПВ следва да прецени дали по-ранните марките се ползват с известност на територията на Р. Б. Ако приеме, че по-ранните марки се ползват с известност на територията на Р. Б. следва да прецени доколко добрата репутация на марките и тяхната висока отличителност имат значение или биха могли да провокират вероятност за объркване на потребителите и на свързване на заявената марка с по-ранните марки. По отношение на вероятността за объркване на потребителя следва да се вземат предвид и обсъдят и всички останали релевантни фактори.
От изложеното до тук следва, че оспореният пред АССГ административен акт е постановен и при допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила (доколкото не са установени всички факти и обстоятелства от значение за правилното решаване на настоящия спор - не е установен последният елемент от фактическия състав на чл.12, ал.1, т. 2 ЗМГО).
При така установеното от фактическа и правна страна, атакуваното пред АССГ решение се явява незаконосъобразно.
Достигайки до извод, различен от горния, първоинстанционният съд е постановил решението си в нарушение на материалния закон, с оглед на което същото следва да се отмени и вместо него да се постанови друго по съществото на правния спор, с което решението на председателя на ПВ бъде отменено като незаконосъобразно, а преписката изпратена на същия за ново произнасяне по подадената жалба, съобразно дадените задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.
При този изход на спора основателна се явява претенцията на процесуалния представител на касатора за присъждане на направените в касационната инстанция разноски. Видно от доказателствата по делото същите възлизат на 1070(хиляда и седемдесет ) лева, от които 370 лева - платена държавна такса за касационната инстанция и 800 лева - платено адвокатско възнаграждение.
Така мотивиран и на основание чл. 221, ал. 2 във връзка с чл. 173, ал. 2 АПК Върховният административен съд, състав на Седмо отделение
РЕШИ:
ОТМЕНЯ Решение № 1923 от 23.03.2022 г. по адм. дело № 12097/2021 г. на Административен съд – София-град. и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Решение № 148 от 24.04.2020 г. на председателя на Патентното ведомство на Р. Б.
ИЗПРАЩА преписката на председателя на Патентното ведомство на Р. Б. за произнасяне съобразно дадените задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.
ОСЪЖДА Патентното ведомство на Р. Б. с адрес гр. София, бул."Доктор Г.М. Д."№52Б, да заплати на Хиполенд“ АД, с [ЕИК], със седалище и адрес на управление в с. Казичене, ул. "Трети март" № 5, ап. 3, съдебни разноски за настоящата инстанция в размер на 1070(хиляда и седемдесет) лева.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.
Вярно с оригинала,
Председател:
/п/ ДАНИЕЛА МАВРОДИЕВА
секретар:
Членове:
/п/ К. А. п/ ВЕСЕЛА АНДОНОВА