Върховният административен съд на Р. Б. - Седмо отделение, в съдебно заседание на единадесети май в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:П. Н. ЧЛЕНОВЕ:Д. М. Х. К. при секретар П. К. и с участието на прокурора Ася Петроваизслуша докладваното от председателяП. Н. по адм. дело № 1701/2021

Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по жалби на ТопливоАД и на председателя на Патентното ведомство срещу решение № 6494 от 18.11.2020 г. по адм. д. № 3650/2020 г. на Административен съд София - град, с което е отменено решение No 54/14.02.2020 г. на председателя на Патентно ведомство в частта, с която е отхвърлено искане вх. No 70084027/08.12.2017 г. за отмяна на регистрация на марка „ТOPLIVO – комбинирана рег. No 6697Y за услугите услуги, свързани с търговия със строителни материали, „отдаване под наем на магазини, нафтопунктове, бензиностанции от клас 35 и „транспорт, опаковане, съхранение и спедиция на строителни материали от клас 39 и е върната преписката на председателя на Патентното ведомство за издаване на нов акт съобразно мотивите на съдебното решение.

Председателят на Патентното ведомство излага касационни основания за неправилност на решението поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдоприозводствените правила и необоснованост. Съдът стига до заключението, че услугите „сделки, услуги, свързани с търговия със строителни материали“ не са класифицирани правилно, съгласно смисъла на МКСУ и тълкувал обхвата на закрила на съответните термини, за които е защитена процесната марка, следвайки обяснителните бележки към класификтора за клас 35 на МКСУ.

Марка с peг.№ 6697Y е заявенана 13.04.1998 г. и е регистрирана на 28.04.1998 г. за услуги: търговски сделки, услуги, свързани с търговия със строителни

материали, отдаване под наем на магазини, нафтопунктове, бензиностанции, търговско представителство и посредничество “ от клас 35 на МКСУ и „ транспорт, опаковане, съхранение и спедиция на строителни и горивни материали, отдаване под наем на складове от клас 39 на МКСУ. Към момента, както на заявяването й, така и на регистрацията и действа Закон за търговските марки и промишлените образци (отм. ДВ. бр.81 от 14 Септември 1999г.), а класирането на стоките и услугите, за които се заявява, респективно регистрира марка се определя съгласно Списъка на класовете иа изделията и услугите за регистриране на търговски марки. Ницската спогодба относно международната класификация на стоките и услугите е обнародвана в ДВ. бр.64 от 20 Юли 2001 г., предвид на което не е била приложима за страната към момента на заявяване и регистрация на процесната марка. Съответно марка с peг. № 6697Y, „TOPLIVO“, комбинирана, има обхват на закрила за услугите, описани чрез термините, за които е заявена и в последствие регистрирана.По този начин, изхождайки от МКСУ и обяснителните бележки на класификатора за клас 35, които не са приложими към момента на заявяване на процесната марка, съдът недопустимо ограничил обхвата й на закрила. Достигнато е до неправилното заключение, че Топливо АД има закрила за услуги по администриране и в помощ на трети лица, чиято дейност е свързана с покупко-продажба на строителни материали, а не за услуги по продажба на строителни материали на крайни клиенти, което всъщност маркопритежателят доказва.

Класирането на стоки или услуги в конкретен клас има административна цел и е недопустимо да се ограничава обхвата на закрила на марката, като се прилагат норми и правила, установени след момента и на заявяванетото й. Съдът позовавайки се на грешно класифициране и на неправилно определен обхват на закрила на конкретните услуги, неправилно е стигнал до извод, че решение № 54/14.02.2020 на председателя на ПВ на РБ е незаконосъобразно.

Съдът дължи собствен анализ на приобщените по делото писмени доказателства, с оглед установяване на релевантните за правния спор обстоятелства, каквато преценка е липсва в обжалваното решение. Освен няколко общи и неправилни изводи за услугите: „услуги свързани с търговия със строителни материали липсва анализ на представения доказателствен материал. В съдебното решение не са обсъдени и доказателствата по делото, представени и с цел доказване на реално използване за останалите услуги, за които е регистрирана марката, а именно услугите от клас 35: ,,отдаване под наем на магазини, нафтопунктове, бензиностанции и услугите от клас 39:транспорт, опаковане, съхранение и спедиция на строителни материали. Голяма част от предоставения доказателствен материал е изцяло игнориран и съдът не го е взел предвид при преценката си, която би следвала да е цялостна.

Касационният жалбоподател Топливо АД също счита, че приетото тълкуване от АССГ в обжалваното решение относно характера на услугите от клас 35, за които е регистрирана процесната марка pe. № 6697У TOPLIVO - комб. е грешно по същество. С приемането на подобно тълкуване относно обхвата на закрила на процесната марка съдът е допуснал и нарушение на материалния закон. Решението е непълно, тъй като изцяло липсва произнасяне относно обжалваната част на решението на Председателя на ПВ, касаещо услугите от клас 39 “транспорт, опаковане, съхранение и спедиция на строителни материали”, както и останалите услуги от клас 35. Налице и съществено нарушение на съдопроизводствените правила.

Прокурорът дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е процесуално допустима, подадена в срока по чл.211 ал.1 АПК. Разгледана по същество е основателна.

Атакуваната марка е регистрирана за следните услуги:

- клас 35: търговски сделки, услуги, свързани с търговия със строителни материали, отдаване под наем на магазини, нафтопупктове, бензиностанции, търговско представителство и посредничество.

- клас 39: транспорт, опаковане, съхранение и спедиция на строителни и горивни материали, отдаване под наем на складове.

За да отмени оспорния акт съдът е приел, че от приетата по делото съдебно-маркова експертиза се установява, че Топливо АД не доказва използвате на марката „6697У за услугите от клас 35 „отдаване под наем на магазини, нафтопунктове, бензиностанции и за услугите от клас 39 „отдаване под наем на складове. Представените доказателства позволяват да се идентифицира използване на марката за търговски сделки, търговско представителство и посредничество. Приложените доказателства сочат, че Топливо АД осъществява търговски операции и сделки по предоставяне на други фирми на строителни и горивни материали. Няма доказателства за използване на марката за услуги, свързани с отдаване под наем на магазини, нафтопунктове и бензиностанции от клас 35 и за отдаване под наем на складове от клас 39. Вещото лице счита, че е доказано използване за услугите „транспорт, опаковане, съхранение и спедиция на горивни материали и чрез новоприложените доказателства от м. август, 2020 г. се идентифицира използване на марката за „транспорт, опаковане, съхранение и спедиция на строителни материали. Услугите по продажба и доставка на „горива и горивни материали не са идентични на „услугите, свързани със строителни материали, независимо, че се намират в един и същи клас от МКСУ, поради различния обект или средство за въздействие.

Приел, че в случая посочените в регистрацията на марка „сделки, услуги, свързани с търговия със строителни материали не са класифицирани правилно, съгласно смисъла на МКСУ. Използваният от притежателя термин в регистрацията покрива, обхваща други сделки, други услуги. Поради това Топливо АД, не притежава закрила за тези услуги, за които представя доказателства за реалното им използване. Представените по делото доказателства доказват използване на марката за услуги, за които тя не е регистрирана. Марката е регистрирана за услугите - търговски сделки, услуги, свързани с търговия със строителни материали. Това не са услугите свързани с продажба, а услуги предоставяни на трети лица, свързани с управление на бизнеса и администрирането им. Това са услугите, свързани с търговски сделки (но не продажба на стоки), търговско представителство и посредничество. Услугите, за които Топливо АД действително има закрила по марката са услуги по администриране и в помощ на трети лица (търговци), чиято дейност е свързана с покупко-продажба на строителни материали. Топливо АД не е представило доказателства за използването на услугите, за които де юре има регистрация.

Услугите по продажба на строителни материали на крайни клиенти, които доказват, се класифицират с групиране на различни стоки (без транспортирането им) за сметка на трети лица, с цел да се позволи на потребителя да ги види или купи по удобен за него начин. Заявените и регистрирани услуги на атакуваната марка изначално не включват магазини за продажба на стока (вкл. строителни материали), поради това представените доказателства за продажба на стоки в магазини и складови бази не са релевантни по отношение на реално регистрираната закрила на марката.

Наравил извод, че марката не е използвана за услугата, за която е заявена регистрация, а е използвана за услуга, за която не е регистрирана. Страната фактически доказва реално използване за услуги, за които марката не е защитена, и това е така поради погрешното посочване на термините в класификацията още при заявяване на марката. Разширение на регистрацията на марката не може да бъде направено, нито е допустимо доказване на използване за други стоки и услуги, да бъде приемано за реално използване на грешно класифицирани услуги.

Решението е неправилно.

Процесната марка е заявена за регистрация и регистрирана през м. април 1998 г. Към тази дата България е страна по Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост от 20 март 1883 г. – ратифицирана с Указ №633 на Президиума на Народното събрание, обнародван заедно с конвенцията в Държавен вестник бр. 75 от 24.09.1965 г., но не е страна по Ницската спогодба относно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки. За Б. Н. спогодба е в сила от 27.02.2001 г., ратифицирана е със закон, обнародван в Държавен вестник, бр. 61 от 25.07.2000 г., поправен бр. 89 от 31.10.2000 г., обнародвана в Държавен вестник, бр. 64 от 20.07.2001 г., където е посочена и датата на влизане в сила.

Към датата на заявката и регистрацията на процесната марка в сила е Законът за търговските марки и промишлените образци, който в своя чл. 12, б. б) установява изискване искането за регистрация на марка да съдържа изчерпателен списък на стоките или услугите, за които е предназначена марката, с указание за класа им според Списъка на класовете на изделията и услугите за регистриране на търговски марки. Списъкът е приет с Разпореждане №218 от 20.09.1965 г. на Министерския съвет за въвеждане на международната класификация на изделията и услугите при регистрацията на търговски марки – Държавен вестник бр. 77 от 01.10.1965 г. Нито в Разпореждане №218, нито в друг нормативен акт е посочено коя е международната класификация, която разпореждането „въвежда“. При отчитане на факта, че България се присъединява отново към Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост на 24.09.1965 г. би следвало да се приеме, че „международната класификация“, която Разпореждане №218 визира, е именно Ницската спогодба относно Международната класификация на стоките и услугите за регистрацията на марки, но това „въвеждане“ не е равносилно на акт на Министерския съвет за сключен международен договор, нито е налице акт по чл. 35, т. 9 от Конституцията на Н. Р. Б. Държавен вестник, бр. 284 от 06.12.1947 г.

Сравнението между класовете, от една страна, и стоките и услугите, от друга, в Ницската спогодба – първа редакция от 1963 г. и Списъка показва идентичност на броя на класовете – 34 за стоки и 8 за услуги, както и в голяма степен идентичност на самите стоки и услуги, разпределени по класове. Но Списъкът нито съдържа обяснителните бележки на класификацията на Ницската спогодба, нито съдържа каквито и да било обяснения, нито е променян с оглед на измененията, ставали в годините с Международната квалификация по Ницската спогодба. Списъкът не съдържа списък на услугите по осемте класа. Няма нищо, което да дава допълнителна информация относно съдържанието на понятията, дефиниращи класа услуга.

Макар сравнението на класовете услуги и техните наименования да сочи в значителна степен сходна област на услуги, конкретно клас 35 в Списъка е „Обяви (реклами) и сделки“, докато клас 35 МКСУ е „Реклама, управление и организация на търговски сделки, търговска администрация; административна дейност.“, като още в първата редакция за услугите от клас 35 е посочено, че класът обхваща главно услуги, чиято основна цел е 1.) помощ при дейността или управлението на търговско предприятие или 2.) помощ при управление на търговски сделки или търговската дейност на промишлено или търговско предприятие. С оглед на това очевидна е разликата в съдържанието на услугите по клас 35 в Списъка и в Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки. В Списъка услугите в клас 35 визират обяви (реклами) и сделки, без да е налице каквото и да било ограничение или изискване относно предмета на тези сделки, докато сделките в клас 35 МКСУ очевидно са ограничени до тези, които имат исканата конкретна цел.

При тази нормативна регламентация, действала към датата на регистрация на процесната марка, и при факта, че към датата на присъединяване на България към Ницската спогодба националният законодател не е регламентирал по какъвто и да било начин настъпването на каквато и да било промяна по отношение на вече регистрирани марки, напротив с чл. 41, ал. 1 ЗМГО (отм.), съответно чл. 67, ал. 1 ЗМГО, е въведена изрична забрана за промяна на марката, което би следвало да значи промяна на знака и промяна на съдържанието на стоките и услугите, за които марката е вече регистрирана, без да изключва възможността за регистрация на марката за нови стоки и услуги, при наличие на законовите предпоставки за това, очевидно за установяване на съдържанието на услугата от клас 35 – „услуги, свързани с търговия със строителни материали“, предмет на закрила от процесната марка, не би могла да се използва Ницската спогодба относно Международната класификация на стоките и услугите при регистрацията на марки, защото тя става приложим и задължителен за правните субекти в страната нормативен акт с установеното й от компетентния орган за нейното прилагане съдържание едва след 27.02.2001 г. – чл. 5, ал. 4 от Конституцията (препращането към класификацията във влезлия на 15.12.1999 г. Закон за марките и географските означения - §1, т. 6, е едностранно признаване от националния законодател на нейното действие, поради което в този период тя също е приложима, но този факт по отношение на процесната марка е ирелевантен поради датата на нейната регистрация). По отношение на услугите от клас 35 очевидно Списъкът има собствено и самостоятелно съдържание, различно от съдържанието на услугите от клас 35 МКСУ.

При отчитане на горното съдържанието на услугата „услуги, свързани с търговията със строителни материали“ трябва да се установи при спазване на изискванията на чл. 36, ал. 1 и чл. 37, ал. 1 и 2 във вр. ал. 3 от Указ №883 от 24.04.1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове (Указ №883). Това означава, че услуги, свързани с търговията със строителни материали, са всякакви услуги, които имат за предмет осъществяването на търговията със строителни стоки, което значи и услуги, чрез които се осъществява реклама на строителни стоки на трети лица и маркетингови услуги на трети лица във връзка със строителни стоки.

Основателни са доводите на касаторите, че съдът не е разгледал спора по същество, не е изложил мотиви дали е налице реално ползуване на марката за процесните услуги, не е обсъдил представените доказателства по административната преписка, за които е прието от административния орган, че доказват реалното ползване на марката за процесните услуги, както и представените в съдебното производство. Това налага след като се отмени обжалваното съдебно решение делото да се върне за ново разглеждане от друг състав на на административния съд .

Като има превид изложените мотиви, Върховния административен съд, Седмо отделение

РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение № 6494 от 18.11.2020 г. по адм. д. № 3650/2020 г. на Административен съд София - град.

Връща делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

Решението не подлежи на обжалване.

Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Павлина Найденова

секретар: ЧЛЕНОВЕ:/п/ Даниела Мавродиева

/п/ Христо Койчев