Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на председателя на Патентното ведомство (ПВ) срещу Решение № 4699 от 24.08.2020 г. на Административен съд София-град по адм. дело № 3533/2019 г., с което по жалба на „ЕНКО ВЕНДИНГ“ ООД [ЕИК], със седалище и адрес на управление гр. С., р-н Панчарево, ул. „Черно море“ № 4 е отменено Решение № 186/30.11.2018 г. на председателя на ПВ за потвърждаване на решение от 04.07.2017 г. за частичен отказ за регистрация на марка Baristo espresso, словна по заявление вх. № 141687/30.05.2016 г. и преписката е изпратена на административния орган за изпълнение на дадените с решението указания по тълкуването и прилагането на закона.

В касационната жалба има оплаквания за неправилност на решението поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Изложени са съображения, че доколкото заявената за регистрация марка се състои от словните елементи „baristo“ и „espresso“, първият от които има една буква разлика с думата „baristа“, имаща значение на специално обучен служител в заведение, който се занимава с приготвянето и сервирането на различни видове кафе, и вторият, който значи кафе, направено чрез специална машина за мляно кафе на зърна, то словосъчетанието между двата елемента ще се възприеме от потребителите като описание на заявените стоки и услуги, за които се иска регистрация на марката. Твърди се, че съдът е допуснал изготвянето на съдебно-маркова експертиза (СМЕ) за изясняване на въпроси, за които не са необходими специални познания в областта, а правни такива. Съдът е следвало сам да прецени приложението на материалния закон и да изложи собствени мотиви, както го задължава законът, а не да се позовава на заключението по този въпрос. С. касатора окончанието на „baristo“ не променя асоциацията, която същата прави у потребителя, а в съчетание с термина „espresso“, поставен точно след нея, създава впечатление за съгласувано по род и число прилагателно име, описващо последния. Навежда доводи, че съдът е допуснал смесване на понятията „придобита отличителност“ по смисъла на чл. 11, ал. 2 от ЗМГО (ЗАКОН ЗЗД МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ) (ЗМГО) (отм.) и „реално използване“ на марката, в резултат на което неправилно е приел, че е налице хипотезата на придобита отличителност по чл. 11, ал. 2 ЗМГО отм. и изключение от приложението на абсолютните основания за отказ по ал. 1, т. 2 и 4 от същия член. Аргументира становище, че представените доказателства сочат за използване на пазара на марката „baristo“, комбинирана, която е различна от заявената за регистрация и предмет на спора марка „Baristo espresso“. Моли касационната инстанция да отмени обжалваното съдебно решение и да се произнесе по съществото на спора с отхвърляне на първоинстанционната жалба. Претендира разноски, представляващи юрисконсултско възнаграждение за двете съдебни инстанции и заплатена държавна такса за образуването на производството пред касационната инстанция.

Ответникът – „ЕНКО ВЕНДИНГ“ ООД, в писмен отговор и в проведеното открито съдебно заседание чрез процесуалния си представител юрк. П. изразява становище за неоснователност на подадената касационна жалба. Моли съда да остави в сила обжалваното решение. Претендира разноски за юрисконсултско възнаграждение за касационната инстанция.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, като се запозна със събраните по делото доказателства, съобрази доводите и възраженията на страните и обсъди наведените касационни основания и тези по чл. 218, ал. 2 АПК, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена от надлежна страна, при спазване на срока по чл. 211, ал. 1 от АПК и срещу решение, което подлежи на обжалване, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е основателна.

С обжалваното решение първоинстанционният съд е отменил по жалба на „ЕНКО ВЕНДИНГ“ ООД Решение № 186/30.11.2018 г. на председателя на ПВ, с което на основание чл. 45, ал. 1 ЗМГО отм. е потвърдено решение от 04.07.2017 г. за частичен отказ за регистрация на марка Baristo espresso, словна по заявление вх. № 141687/30.05.2016 г. и е изпратил преписката на административния орган за изпълнение на дадените с решението указания по тълкуването и прилагането на закона.

Съдът е приел от фактическа страна, че на 30.05.2016 г. „ЕНКО ВЕНДИНГ“ ООД е подало заявка до ПВ за регистрация на марка с вх. № 141687 Baristo espresso, за стоки и услуги от класове 30, 35 и 43 от Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ)

На 04.07.2017 г. на основание чл. 37, ал. 4, вр. чл. 11, ал. 1, т. 2 и 4 ЗМГО отм. е постановен частичен отказ за регистрация на марка с вх. № 141687 Baristo espresso за стоките от клас 30 и услугите от клас 43, както следва:

клас 30: айс-кафе; ароматизатори за кафе; ароматизирано кафе; готови напитки от кафе; готови пълнители за кафе-машини; готово кафе и напитки на основата на кафе; декофеинизирано кафе; екстракти от кафе; екстракти от кафе за употреба като заместители на кафе; екстракти от кафе, използвани като аромати в напитки; екстракти от кафе, използвани като аромати в хранителни продукти; еспресо; заместители на кафе; капучино; кафе; неизпечено кафе; кафе [печено, на прах, гранулирано или в напитки]; кафе на зърна; кафе на капсули; кафе с шоколад; кафена есенция; комбуча; концентрати от кафе; малц кафе; малцови екстракт за кафе; мляно кафе; напитка с мляко на основата на кафе; напитки на основата на кафе, съдържащи сладолед (affogato); напитки от кафе с мляко; напитки с аромат на шоколад; напитки, съдържащи кафе; печено кафе на зърна; препарати за приготвяне на напитки [на основата на кафе]; разтворимо кафе; растителни продукти, използвани като заместители на кафе; сварено кафе; смес на есенции от кафе и екстракти от кафе; смеси от кафе; смляно кафе; торбички с кафе; филтри под формата на хартиени торбички напълнени с кафе; фрапе; цикория [заместител на кафе]; разтворимо кафе; растителни продукти, използвани като заместители на кафе; смес на есенции от кафе и екстракти от кафе; смляно кафе; филтри под формата на хартиени торбички напълнени с кафе; фрапе; цикория [заместител на кафе]; кафени зърна;

клас 43: кетъринг (приготвяне и доставка на храни и напитки); аранжиране на ястия в хотели; барове за сокове; барчета; бистро; бюфетни услуги за коктейлни салони; закусвални; кетъринг в кафетерии за бързо хранене; кетъринг на храни и напитки за банкети; кетъринг на храни и напитки за коктейли; клубни услуги (за предоставяне на храна и напитки); кръчми [пъбове]; малки ресторанти, в които се сервира кафе, чай и закуски; мобилни кетърингови услуги; обслужване на бар; организиране на фирмени мероприятия [осигуряване на храна и напитки]; пицарии; предоставяне на информация, свързана с приготвянето на храна и напитки; столове; предоставяне на храна и напитки чрез подвижен щанд (камион); предоставяне на храни и напитки в бистро; предоставяне на храни и напитки в интернет кафенета; предоставяне на храни и напитки в ресторанти и барове; предоставяне на храни и напитки за гости; ресторанти в хотели; ресторанти на самообслужване; ресторантьорски услуги; услуги за предоставяне на напитки; хотелски и ресторантьорски услуги; кафенета.

Експертизата е приела, че заявената марка със смисловия потенциал на думите, от които се състои, образува съвършено разбираема и ясно описателна комбинация за стоките и услугите, за които се иска регистрация. Марката също така е лишена от отличителност за стоките и услугите, за които се иска регистрация, тъй като същата се ограничава само до функцията да предоставя информация относно определени техни характеристики и като такава не би могла да даде ясна индикация у потребителите относно търговския им произход. Заявената марка се състои изключително от означението Baristo espresso, изписано в стандартен шрифт, т. е. освен чисто описателен елемент, знакът не съдържа други елементи, които биха могли да доведат до негова присъща отличителност. Не са възприети аргументите на заявителя за придобита отличителност, съответно за наличие на изключението по чл. 11, ал. 2 ЗМГО отм. от приложението на т. 2 и 4 от ал. 1 на същия член.

Така постановеният частичен отказ е потвърден с обжалваното пред административния съд Решение № 186/30.11.2018 г. на председателя на ПВ.

В първоинстанционното съдебно производство е назначена съдебно-маркова експертиза, чието заключение съдът е кредитирал изцяло. След анализ на съдържанието на марката вещото лице е приело, че марката не попада под забраната на чл. 11, ал. 1, т. 2 и 4 ЗМГО отм. , Въз основа на проверка на представените по делото доказателства вещото лице е достигнало до заключение, че марката има дългогодишно присъствие на пазара, макар и в неголям обем, и е представена пред широката публика, което е достатъчно, за да повиши отличителността на словния елемент Baristo и дори да го направи отличително от самата употреба и усилията за налагането му.

Въз основа на установената фактическа обстановка съдът е приел от правна страна, че оспореният пред него административен акт е издаден от компетентен орган, в предвидената от закона писмена форма и при липса на допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. При проверка за съответствието му с материалния закон съдът е приел за неправилни изводите на административния орган за наличие на основания за отказ по чл. 11, ал. 1, т. 2 и 4 ЗМГО отм. , Макар понятието „baristа“ да фигурира в Речника на новите думи в българския език (изд. „Наука и изкуство“, София, 2010) и в извадки от публикации в Електронния архив на Секцията за българска лексикология и лексикография към Института на българския език към БАН, то същото според съда няма аналогично значение с „baristo“ поради различието в окончанието, изменящо изцяло самата дума. Релевантният кръг от потребители на заявените стоки или услуги е толкова широк и разнообразен от гледна точка на психологически и интелектуален профил, че в никакъв случай не може да се твърди, че всички ще са запознати със значението на думата barista, която е близка до елемента baristо. Съдът е приел, че само думата „espresso“ е позната на потребителя, а и описва заявените стоки, но доколкото заявената за регистрация марка е словосъчетание, в което е включена и думата „baristo“, това прави заявеното словосъчетание достатъчно отличително и не могат да бъда споделени мотивите на административния орган за наличие на основанието за отказ по чл. 11, ал. 1, т. 2 ЗМГО отм. , Същевременно тези аргументи имат отношение и към другото основание за отказ по чл. 11, ал. 1, т. 4 от ЗМГО отм. , а именно описателността на заявената марка. В този случай описателният елемент е espresso. Но в словосъчетание с фантазийния и категорично отличителен елемент baristо знакът спира да бъде изцяло описателен и като такъв е способен да отличи стоките и услугите на заявителя от тези на неговите конкуренти. На последно място съдът е приел, че в резултат на използването на марката на пазара същата е придобила отличителност, поради което са необосновани съображенията на административния орган за липса на предпоставките по чл. 11, ал. 2 ЗМГО отм. за изключение от приложението на горните две абсолютни основания за отказ.

С тези мотиви съдът е отменил като незаконосъобразно решението на председателя на ПВ и е изпратил преписката на административния орган за изпълнение на дадените с решението указания по тълкуването и прилагането на закона.

Решението е валидно и допустимо, но неправилно поради нарушение на материалния закон. Изложените по-горе изводи на съда не се подкрепят от събраните по делото доказателства и са формирани при неправилно приложение на материалния закон.

Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2 ЗМГО отм. не се регистрира марка, която няма отличителен характер, а съгласно чл. 11, ал. 1, т. 4 от същия закон се отказва регистрация на марка, която се състои изключително от знаци или означения, които указват вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето или метода на производство на стоките, начина на предоставяне на услугите или други характеристики на стоките или услугите. Цитираните норми регламентират абсолютни отрицателни предпоставки за регистрация на марка и се отнасят до изпълнението на основната функция на марката, а именно да отличава стоките и/или услугите на едно лице от тези на друго.

Забраната за регистрация на марка, по отношение на чието съдържание е налице някое от описаните основания за отказ, може да бъде преодоляна, ако в съответствие с разпоредбата на чл. 11, ал. 2 ЗМГО отм. бъде установено, че марката в резултат на употреба е придобила отличителност по отношение на стоките или услугите, за които е заявена.

Заявената от „ЕНКО ВЕНДИНГ“ ООД марка е словна и се състои от елементите „baristo“ и „espresso“. Думата „espresso“ е добре позната на българския потребител и означава кафе, което е приготвено по определен начин. По този факт не съществува спор между страните. Основният спорен въпрос е дали частта „baristo“ от заявената марка предизвиква асоциации у средния български потребител, аналогични като тези на думата „baristа“, насочвайки към специфичните качества на стоките и услугите, за които е заявена марката, което ще я направи описателна и неотличителна. Думата „baristа“, преведена от английски и италиански, означава специално обучен служител, който приготвя и поднася различни видове кафе напитки. По така очертания спорен въпрос съдът е приел необосновано, че различието в окончанието на двете анализирани понятия е в състояние да отграничи толкова ясно тяхното значение, че потребителят да приеме, че става дума за нещо съвършено различно, когато се говори за „baristo”, а не за „barista”. Доколкото думата „barista“ е чужда, възможно е потребителят да знае значението й (думата „barista” е поместена в Речника на новите думи в българския език, изд. „Наука и изкуство“, София, 2010 и в извадки от публикации в Електронния архив на Секцията за българска лексикология и лексикография към Института на българския език към БАН), но да не е абсолютно сигурен в начина на изписването й, вкл. и в конкретното й окончание. В същата насока и е становището на вещото лице, което посочва, че думата „baristo“ е производна на думата „barista”.

Обстоятелството, че пред думата „espresso” в заявената за регистрация марка е поставена друга дума („baristo“), не опровергава извода на административния орган за описателност на марката като цяло, тъй като чрез нея не се придава ново, съвършено различно значение и не се пораждат асоциации от такъв характер, че да изключат изобщо възможността потребителите да си помислят, че продуктите с посочената марка съдържат кафе „espresso”. Ако потребителите са запознати със значението на думата „baristа“, не съществува никаква възможност същите да си помислят, че предлаганият продукт или услуга не са свързани с кафе. Изводът за описателност на марката не се променя и в обратната хипотеза – ако се допусне, че потребителите не познават значението на думата „baristo”. В тази връзка е основателен доводът на касационния жалбоподател, че цялостното звучене, което придобива марката за българския потребител, е напълно възможно да създаде у него впечатление, че „baristo“ всъщност не е самостоятелно съществително име, добавено към „espresso“, а е прилагателно име, което го описва и се съчетава с него по род и число - среден род, единствено число.

Доколкото процесната марка „BARISTO ESPRESSO” би могла да се възприеме като кафе, приготвено по специфичния за „еспресо“ начин от лице, което е специално обучено да приготвя и поднася кафени напитки, а стоките и услугите от клас 30 и 43 МКСУ включват кафе и приготвяне на кафе, се потвърждава изводът на административния орган, че същата е описателна по отношение на тях. По тази причина процесната марка е и неотличителна, тъй като поражда асоциации не към производителя, а към специфичните характеристики и свойства на предлаганите стоки и услуги.

Що се отнася до дадените от заявителя примери за регистрирани други марки, които съдържат в словната си част елемента „baristo“ или „baristа“, следва да се посочи, че освен ирелевантността за преценката за обстоятелствата по чл. 11, ал. 1, т. 4 ЗМГО на наличието на други регистрирани марки, преценката за всяка марка се прави с оглед на стоките и услугите, за които е регистрирана, а не независимо от тях. Отчита се също така наличието на допълнителни словни и фигуративни елементи, предаващи конкретно послание за притежателя на марката. Поради това представените справки за регистрация на тези марки не е доказателство за неописателния характер на процесната.

Обратно на приетото от първоинстанционния съд, налице са посочените от административния орган абсолютни основания за отказ по чл. 11, ал. 1, т. 2 и 4 ЗМГО отм. , Тяхното приложение не е изключено по силата на чл. 11, ал. 2 ЗМГО отм. , тъй като заявителят не доказва придобита отличителност на марката.

Понятието „придобита отличителност“ характеризира случаите, в които марка, която първоначално не е притежавала присъща или е притежавала ниска степен на отличителност вследствие на употребата си е придобила висока степен на отличителност по отношение на стоките и/или услугите, които означава.

При преценката за наличие на придобита чрез използване отличителност на марката могат да се вземат предвид следните критерии: начин на използване, продажби, продължителност, обем на използване, реклама, пазарен дял на марката, степен на интензивност на използване, географско разпространение, средства, вложени в рекламни кампании, популяризиращи марката, изявления на търговски и индустриални камари или на други подобни търговски и професионални асоциации.

От представените в тази насока доказателства не се установява такава употреба на процесната марка, в резултат на която тя да е придобила предвидената от законодателя отличителност. Представени са множество доказателства, касаещи употребата в търговския оборот на марка „BARISTO“, комбинирана, която е различна от заявената от жалбоподателя, поради което тези доказателства са неотносими към настоящия правен спор. Съдът неправилно е приел, че използването на марката „BARISTO“ е равнозначно на използване на марката „BARISTO ESPRESSO”. Макар и двете да съдържат в наименованието си думата „baristo”, същите са съвсем различни, както като визия, така и по съдържание. Марката „BARISTO“ визуално навсякъде е изобразявана като червена елипса с текст „baristo“, а заявената за регистрация марка, освен че се изписва със стандартен шрифт и не съдържа фигуративни елементи, включва в себе си и думата „espresso“. Друга част от доказателствата са фактури, издадени от заявителя във връзка с доставка на различни видове кафе. Първо, предметът на тези доставки не покрива всички видове стоки и услуги, за които се иска регистрация. Второ, стоките, предмет на тези доставки, не са обозначени с процесната марка. Установява се, че заявителят е доставял артикули като: „кафе на зърна Б. Р 1 кг“, „кафе дози Б. К червени“, „кафе дози Б. П бар черни“, „кафе капсули Б. К бар жълти“, „кафе на зърна Б. К бар 1 кг“, „кафе на зърна Б. К вендинг 1 кг“, „кафе на зърна Б. С 1 кг“, „кафе на зърна Б. К 1 кг“, „кафе разтворимо Баристо 0,200 кг“, „кафе мляно Б. С филтър“, „кафе мляно Б. К бар 0,250 кг“, „кафе дози Б. П бар еспресо“, „кафе мляно Б. С еспресо 0,250 кг“ и др. Очевидно е, че общият елемент в описанието на артикулите е единствено наименованието „Баристо“. Тъй като това обозначение не се покрива по съдържание с процесната марка, то използването му е ирелевантно към приложението на чл. 11, ал. 2 ЗМГО отм. , Действително, сред гореизброените артикули има и такива, за които в съдържанието на фактурите са включени и двете думи, съставляващи словната марка, чиято регистрация се иска. Тъй като обаче в тези фактури думата „еспресо“ е използвана за указване на конкретния вид на напитката, която е предмет на продажба, а не като част от марката и това е видно от подхода при наименованията на останалите артикули, следва, че неговата употреба не способства за придобиване на отличителност на марката „BARISTO ESPRESSO”. Сред представените доказателства има и такива, в които марката изобщо не е посочена, поради което същите нямат доказателствена стойност. Извод за придобита отличителност не може да бъде обоснован и от заключението на вещото лице. Заключението на вещото лице за придобита отличителност е формирано въз основа на два от изброените по-горе критерии: продължителност и пазарен дял на марката. Заключението му е, че макар и в малък обем марката присъства на пазара 9 - 15 г. Така очертаният времеви диапазон допуска съществено отклонение в продължителността на присъствието на марката на пазара, поради което констатация относно продължителността на употреба на марката е лишена от конкретика и категоричност. Относно пазарния дял вещото лице посочва, че марката присъства в малък обем на пазара. От последното обстоятелство също не може да бъде обоснован извод, че употребата на марката е довела до придобита отличителност.

Доколкото тежестта да докаже наличието на основание за прилагане на изключението по чл. 11, ал. 2 ЗМГО отм. е на заявителя, а от представените от него доказателства не се установява марката да е придобила отличителност в резултат на употребата й, следва извод, че решението на председателя на ПВ е постановено при правилно приложение на материалния закон. Приемайки обратното, съдът е допуснал нарушение на материалния закон, в резултат на което е постановил неправилно решение.

По изложените съображения обжалваното решение следва да бъде отменено и вместо него следва да бъде постановено друго по съществото на спора, с което жалбата на „ЕНКО ВЕНДИНГ“ ООД срещу решението на председателя на ПВ да бъде отхвърлена.

Съобразно изхода на спора в полза на касационния жалбоподател следва да бъдат присъдени разноските по водене на делото в общ размер от 270 (двеста и седемдесет) лв., включващи юрисконсултско възнаграждение за процесуално представителство пред първата и касационната инстанция в размер на 200 лв. и държавна такса за образуване на касационно производство в размер на 70 лв.

Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2 и чл. 222, ал. 1 АПК, Върховният административен съд, седмо отделение

РЕШИ:

ОТМЕНЯ Решение № 4699/24.08.2020 г. на Административен съд София-град по адм. дело № 3533/2019 г. и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЕНКО ВЕНДИНГ“ ООД [ЕИК] със седалище и адрес на управление гр. С., р-н Панчарево, ул. „Черно море“ № 4 срещу Решение № 186/30.11.2018 г. на председателя на Патентното ведомство, с което е потвърдено решение от 04.07.2017 г. за частичен отказ за регистрация на марка Baristo espresso, словна по заявление вх. № 141687/30.05.2016 г. на „ЕНКО ВЕНДИНГ“ ООД.

ОСЪЖДА „ЕНКО ВЕНДИНГ“ ООД [ЕИК] със седалище и адрес на управление гр. С., р-н Панчарево, ул. „Черно море“ № 4 да заплати на Патентното ведомство на Р. Б разноски в размер на 270 (двеста и седемдесет) лв.

Решението е окончателно.