Върховният административен съд на Р. Б. - Седмо отделение, в съдебно заседание на петнадесети ноември две хиляди и двадесет и първа година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: К. А. ЧЛЕНОВЕ: ВЕСЕЛА АНДО. Х. при секретар М. Д. и с участието на прокурора М. Б. изслуша докладваното от председателя К. А. по административно дело № 5695 / 2021 г.

Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на председателя на Патентното ведомство на Р. Б. гр. София, бул. "Г. М. Д." № 52б, срещу Решение №755 от 10.02.2021 г. на Административен съд София-град по административно дело №4434/2020 г.

С обжалваното решение съдът е отменил Решение №128 от 10.04.2020 г. на председателя на Патентното ведомство на Р. Б. (ПВ), с което е оставена без уважение жалбата на Inter IKEA Systems B.V. срещу решение от 28.09.2019 г. на състав на Отдела по опозиции на Патентно ведомство, с което е отхвърлена опозицията подадена от дружеството, срещу заявката за регистрация на марка с вх. №14099 „Мебелна борса Никеа домът на мебелите“, комбинирана, и е изпратил преписката на административния орган за ново разглеждане.

Касационният жалбоподател – председателят на Патентното ведомство на Р. Б. счита обжалваното решение за неправилно, постановено в нарушение на материалния закон и необосновано – отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК.

Счита мотивите на съда за неясни, непоследователни, непълни и неправилни, несъобразени със спорните и безспорните факти по делото, със съображенията на страните и европейската теория и практика.

Според касатора първоинстанционният съд не е съобразил основните принципи във връзка с прилагането на чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО) и не е взел предвид цялостната оценка на фактите при преценката за вероятност от объркване между знаците на заявената и по-ранната марка.

Твърди, че в конкретния случай, предвид идентичността и сходството на част от заявените стоки от клас 20 и услугите от класове 35 и 37 на Международната класификация за стоките и услугите за регистрация на марки (МКСУ), е необходимо знаците да се различават в достатъчна степен един от друг, за да се изключи напълно вероятността от объркване. Излага, че наличието на фонетично сходство между процесната и по-ранната марка в ниска степен, не е достатъчно, за да се стигне до извод за наличие на сходство между знаците в цялост. По отношение на смисловото сравнение между думите „ИКЕА“ и „М. Б. Н. домът на мебелите“, счита, че такова не може да бъде направено, тъй като думите „ИКЕА“ и „Никеа“ нямат смислово значение, а семантиките на другите думи са разпространени и познати като място, където се предлага голямо разнообразие от мебели. Предвид наличието на различна дължина на словните елементи, различна композиционна структура, различно цветово изпълнение, наличие на букви от различни азбуки и различни в графично отношение, обосновава извод, че въпреки съвпадението в част от словните елементи между марките, разгледани в цялост, не е налице визуално сходство.

Според касатора липсата на сходство между знаците, макар и да е установено идентичност и сходство на част от заявените стоки и услуги, трудно би могло да обуслови извод за вероятност за объркване по смисъла на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО.

Сочи, че неправилно съдът се е произнесъл и по чл. 12, ал. 3 ЗМГО, като е приел, че административният орган е трябвало да обсъди цитираната разпоредба, въпреки че не е сезиран изрично за това.

Моли съда да отмени обжалваното решение и да потвърди оспореното решение на председателя на ПВ. Претендира направените за двете инстанции разноски и прави възражение за прекомерност на претендирания от ответника адвокатски хонорар. Касаторът се представлява от юрк. Г. Т..

Ответникът по касационната жалба – Inter IKEA Systems B.V., изразява становище за неоснователност на жалбата.

Излага възражения по релевираните от касатора доводи. Счита, че заинтересованата страна търси закрила за марката „Никеа“, защото тя е единственият отличителен елемент. Съдът правилно е определил, че елементът Никеа придава силен отличителен характер на марката и че той е определящ за сходното цялостно впечатление, които знаците създават.

Твърди, че в хода на производството е доказана повишена отличителност на световноизвестната марка IKEA, което е съществен фактор в полза на вероятността за объркване, която първоинстанционният съд правилно е взел под внимание. Сочи, че решаващият орган не е обвързан от квалификацията, предложена от страните, а в случая са налице всички основания за приложение на чл. 12, ал. 3 ЗМГО, тъй като в опозицията е аргументирано сходство между знаците, доказана е известност на по-ранната марка IKEA, както и сходство между стоките и услугите, аргументирана е и вероятност за объркване на потребителите, която е форма на размиване и увреждане на отличителния характер на по-ранната марка.

Моли съда да остави в сила обжалваното решение. Ответникът се представлява от адв. Д. Б., Софийска адвокатска колегия.

Ответникът по касационната жалба – „Мебелна борса Никеа“ ЕООД не изразява становище по жалбата.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за основателност на касационната жалба.

Върховният административен съд (ВАС), седмо отделение, като обсъди твърденията и доводите на касатора и възраженията на ответника и провери обжалваното решение, с оглед правомощията си по чл. 218, ал. 2 АПК, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е допустима – подадена е в срока по чл. 211 АПК, от надлежна страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

Разгледана по същество касационната жалба е основателна.

За да постанови обжалваното решение административният съд е приел от фактическа страна, следното:

Inter IKEA Systems B.V. е притежател на марка на ЕС №000109652 „IКЕА“, словна, заявена на 01.04.1996 г., регистрирана на 01.10.1998 г. за стоки и услуги от класове 2, 8, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 39, 41 и 42 МКСУ.

На 23.02.2016 г. „М. Б. Н. ЕООД подава заявление за регистрация, вх. №140499, на марка „М. Б. Н. домът на мебелите“, комбинирана, за стоки и услуги от класове 20, 35 и 37 МКСУ.

На 31.10.2016 г. в бюлетин 12/2016 г. на Патентното ведомство е публикувана заявка за регистрация на марката „М. Б. Н. домът на мебелите“, вх. №140499.

На 31.01.2017 г. Inter IKEA Systems B.V. подава опозиция срещу заявка за марка вх. №140499 на основание чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО.

На 14.03.2017 г. на страните е предоставен тримесечен срок за постигане на споразумение.

В предоставения срок (удължен с два месеца по искане на заявителя) от заявителя не е постъпил отговор на опозицията.

На 28.09.2018 г., с решение, състав по опозицията, отхвърля опозицията на марка, вх.№140499, „М. Б. Н. домът на мебелите“, комбинирана, за стоки и услуги от класове 20, 35 и 37 МКСУ.

На 06.12.2018 г. Inter IKEA Systems B.V. подава жалба срещу решението от 28.09.2018 г. на състава по опозиция.

На 03.04.2020 г. със Заповед №319, председателят на Патентното ведомство назначава състав за разглеждане на жалбата.

На неустановена по делото дата съставът по спорове дава становище за неоснователност на жалбата.

На 10.04.202020 г., с Решение №128, председателят на Патентното ведомство отхвърля жалбата на Inter IKEA Systems B.V. срещу решението от 28.09.2018 г. на състава по опозиция.

Въз основа на така установените по делото факти първоинстанционният съд приема за установено от правна страна, че оспореното решение е издадено от компетентен орган, в исканата от закона писмена форма, съдържа фактически и правни основания, но в хода на производството органът е допуснал съществени нарушения на административнопроизводствените правила и е постановил акт в противоречие с материалноправните разпоредби.

Приема, че съставът по спорове и ответният административен орган в нарушение на чл. 7, ал. 2 и чл. 8, ал. 2 АПК, не са обсъдили представените с жалбата доказателства за реално объркване на потребител, нито наведените доводи във връзка с предходно решение на ПВ за частично отказване на регистрацията на марка Никеа по възражения за сходство с марката на жалбоподателя.

Съдът приема за „лишен от разум и логика“ извода на административния орган, че сравняваните марки произвеждат различно общо впечатление, защото имат „различна структура“. Приема, че марките се сравняват в цялост като се отчита въздействието на съществените елементи, които придават отличителния характер на марките. При сравняването на словна и комбинирана марка основният акцент се поставя върху словните елементи в комбинираната марка, които придават отличителност на марката, като именно те следва да бъдат сравнени със словната марка. Прима, че в случая доминиращ елемент в заявената марка е словният елемент Никеа, който придава силен отличителен характер на марката. Допълнителните елементи „мебелна борса“ и „домът на мебелите“, според съда, са с описателен и указателен характер, като пряко насочват към стоките и услугите, за които е заявена марката, поради което те не допринасят за отличителния й характер, а засилват асоциациите в съзнанието на потребителя с по-ранната марка, която се ползва с известност на територията на България. Приема, че фигуративният елемент - правоъгълник, в който на два хоризонтални реда са разположени словните елементи, също не се характеризира с отличителност и изразителност.

Приема, че словните елементи на сравняваните марки нямат самостоятелно смислово значение, което да е достатъчно разпознаваемо за обществеността на българския пазар, а са фантазийни, което изключва преценката за смислово сходство помежду им.

Приема, че е налице фонетично сходство в изключително голяма степен, тъй като заявената марка напълно включва в състава си цялата по-ранна марка.

Според съда визуалното сходство между сравняваните словесни елементи е също в голяма степен. Посочено е, че отличителната способност на словесните марки, особено фантазийните, е толкова голяма, че дори и словният елемент да е изписан на чужд език с различна графична система, марката се разпознава безпогрешно. Приема, че за преценка на визуалното сходство следва да се отчете голямата отличителност на марката IKEA и нейната известност на територията на страната. Дори изписана на кирилица по-ранната марка е разпознаваема от потребителите поради голямата й известност.

Обоснован е извод, че между по-ранната словна марка и доминиращият словесен елемент от заявената марка е налице фонетично и визуално сходство в много голяма степен.

При анализ на вероятността от объркване на потребителите съдът приема, че следва да се отчете известността на словната марка IKEA, която се свързва с определени стоки и с определен производител. Отчитайки сходството на стоките и услугите и сходството на доминиращия елемент Никеа в заявената марка със словесната по-ранна марка, съдът приема, че възможността за объркване на потребителите е много вероятна. Този извод съдът е основал на представеното писмено доказателство - разпечатка от системата за обслужване на клиенти на IKEA, доказващо, според съда, не само възможност от объркване, но и съвсем реално объркване на потребител, направил поръчка за доставка на стоки в мебелна борса Никея, свързвайки ги с марката IКЕА.

По тези съображения първоинстанционният съд е направил извод за наличие на предпоставките на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО.

Приел е още, че пред административния орган са представени доказателства, които попадат в приложно поле на чл. 12, ал. 3 ЗМГО и органът е следвало да прецени наличието на предпоставките на посочената разпоредба. Според съда като е определил по-ранната марка за марка, ползваща се с известност, органът е следвало да обсъди и правните последици от това. Приема, че в настоящия случай определянето на марката за ползваща се с известност има значение по отношение на тази част от стоките и услугите, за които не се установява идентичност или сходство и следователно и по отношение на несходните стоки регистрацията на заявената марка е недопустима.

Въз основа на горното съдът прави извод за незаконосъобразност на акта и го отменя, като изпраща преписката на административния орган за ново разглеждане.

Решението е неправилно.

На първо място неправилен е изводът на съда за допуснати нарушения на административнопроизводствените правила и в частност принципите за истинност и равенство.

Член 8, ал. 2 АПК изисква административният орган, в пределите на оперативната си самостоятелност, при еднакви условия, да третира сходните случаи еднакво. Преди всичко следва да се посочи, че административният орган в хипотезата на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО не действа в условията на оперативна самостоятелност. Тогава, когато органът установи по надлежния ред, че са налице предпоставките на правната норма той е длъжен да откаже регистрацията на марката. Преценката за наличието на материалноправните предпоставки на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО не е оперативна самостоятелност, а установяване на фактическия състав на правната норма, при осъществяването на който органът е длъжен да упражни компетентността си.

На следващо място, за да обоснове нарушение на принципа на истинност съдът е приел, че административният орган не е взел предвид доказателства, представени по делото от съществено значение за спора, а именно представените разпечатки от интернет сайта на касатора, от които било видно реално объркване на потребител. Този извод на съда е неправилен, тъй като преценката за вероятността от объркване се прави въз основа на средния потребител след анализ на релевантната група потребители. Разпечатки от интернет не представляват самостоятелно годно доказателство за наличие на объркване, а и дори да се приеме за такова, то преценката не може да бъде базирана въз основа на възприятието на отделен потребител.

Неправилен е и изводът за нарушение на материалния закон.

Съгласно чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО при подадена опозиция не се регистрира марка когато поради нейната идентичност или сходство с по-ранна марка и идентичността или сходството на стоките или услугите на двете марки съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка. Текстът съдържа три предпоставки да не се регистрира търговската марка: идентичност или сходство на стоките и услугите на двете марки; идентичност или сходство между тази марка и по-ранно регистрираната; посоченото следва да предполага вероятност за объркване на потребителите, включително и възможност за свързване с по-ранната марка. Трите елемента следва да са налице кумулативно като са възможни различни съчетания между идентичност и сходство на стоките и марките, както и различна степен на сходство.

Вероятността за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранна марка, е създаването на погрешна представа за производителя или търговеца на стоките и/или услугите, т. е. опасност потребителите да вярват, че стоките и/или услугите са на същите или икономически свързани лица решение от 29 септември 1998 г., , С-39/97, Canon, EU:C:1998:442, т. 29). Преценката на вероятността за объркване е обща и се извършва въз основа на всички относими фактори по конкретния случай. По-специално такива могат да бъдат: идентичност или степен на сходство на процесната и по-ранната марка; степен на отличителност на по-ранната марка; степен на сходство на стоките и/или услугите; релевантен кръг потребители; начин на пазарна реализация (търговски пътища, начин на предоставяне на стоките и/или услугите и др.); степен на познатост (разпознаваемост) на марките на пазара; връзката, която релевантния кръг потребители може да направи между процесната и по-ранната марка (решениеот 11 ноември 1997 г., С-251/95, Sabel, EU:C:1997:528, т. 22).

Не се спори за установената идентичност и сходство на стоките и услугите на марките в конфликт.

Значими фактори при преценката за наличие на сходство при сравняваните марки са визуалното, фонетичното и смислово сходство на съставляващите ги елементи. Като цяло, общата преценка за сходство на процесната и по-ранната марки трябва да се основава на общото впечатление, което те създават, като се отчита и въздействието на техните отличителни и доминиращи елементи, т. е. изхожда се от предположението, че потребителят възприема марката в нейната цялост, а не разделена на отделни компоненти (решение от 11 ноември 1997 г., С-251/95, Sabel, EU:C:1997:528, т. 23). Това означава, че тестът относно наличието на вероятност за объркване е не дали марките могат да бъдат разграничени, когато се сравняват едновременно, а дали марките, възприемани от потребителите поотделно, са сходни в степен, при която съществува вероятност за объркване.

В случая, сравнението е между словна и комбинирана марка, като безспорно те не са идентични. Въпросът е за степента на сходство между марките. При сравнение на словна с комбинирана марка се преценява въздействието на словния елемент в състава на комбинираната марка.

Относно фонетичното сходство:

По отношение на фонетичното сходство от значение са дължината на думите, броят на буквите и на сричките, броят на съвпадащите звуци. В случая процесната и по - ранната марка имат фонетично идентични четири звука, но се различават съществено по своето звучене. Неправилно съдът приема наличие на фонетично сходство в голяма степен само с оглед сравнението на IKEA/НИКЕА, тъй като, по-ранната марка се състои от една дума, а заявената от шест думи. От посоченото може да се направи извод, че марките като цяло имат различно фонетично звучене, независимо от наличието на сходство в един словен елемент от тях. Посоченото води до извод, че сходството от фонетична гледна точка между по-ранната марка и процесната е в ниска степен. Видно е, че различаващите се елементи значително превъзхождат като продължителност на звучене общата дума, в т. ч. сричките, техният общ ритъм и интонация.

Относно визуалното сходство:

Неправилно първоинстанционният съд е приел, че визуалното сходство между сравняваните марки е в голяма степен.

Визуалното сходство на марките се основава на визуалното въздействие на марките, определено от начина на графично представяне на думи, букви, цифри, фигури, рисунки, цветове. При визуалното сравнение на комбинирана (фигуративна) марка със словен елемент и словна марка решаващо за преценката са броят на буквите с едно и също местоположение и степента на стилизираност на словния елемент в комбинираната (фигуративната) марка.

При процесната и по-ранната марка единственият словен елемент на по-ранната марка е частично включен в състава на процесната марка. Във визуално отношение, с оглед различните азбуки използвани за изписване на словесните елементи, „IKEA“ не е включена изцяло в „Никеа“, а съвпадението е единствено в последните три букви, както правилно приема и административният орган. Освен това сравняваните знаци създават различно цялостно впечатление при визуалното им възприемане. Те имат различна дължината на словните елементи - по-ранната марка се състои от една дума, а заявената от шест думи, разположени на два реда със специфично графично и цветово оформление. Двете марки са изписани с букви от различни азбуки (латиница и кирилица), в различен шрифт, с различна големина на буквите. Предвид изложеното визуалното сходство между марките е от средна към ниска степен.

Относно смисловото сходство:

Безспорно е, че фантазийният характер на отличителните елементи в сравняваните марки изключва преценката за смислово сходство.

При наличието на сходство в определената степен и идентичност на услугите, за които марките са регистрирани, следва да бъде преценена вероятността от объркване на потребителите. Изводът на първоинстанционния съд за наличие на възможност от объркване, с оглед на неправилността на извода му относно степента на сходство, е неправилен.

За преценката на възможността от объркване на потребителите от решаващо значение е дали марките, възприемани от потребителите поотделно, са сходни в степен, при която съществува вероятност от объркване. Освен това, когато в производството се установи, че по-ранната марка е придобила по-изразен отличителен характер чрез интензивна употреба или известност (както е в настоящия случай), въздействието му върху крайния резултат трябва да бъде внимателно оценено. Това е така защото колкото по-отличителна е по-ранната марка, толкова по-голяма е вероятността от объркване и отличителният характер на по-ранната марка като цяло определя силата и обхвата на нейната защита и трябва да бъде взет под внимание за целите на преценката за вероятността от объркване (но не и при преценка на сходството между марките в този смисъл решение от 27 ноември 2007 г., Activy Media Gateway, T-434/05, EU:T:2007:, точки 50 и 51). Следва обаче да бъде обърнато внимание, че повишената отличителност на марката е само допълнителна, а не задължителна предпоставка за възникване на вероятност от объркване на потребителите и не може автоматично да обоснове съществуването на такова объркване между сравняваните марки. В този смисъл следва да се отбележи, че административният орган е направил преценка за отличителния характер на марката именно с оглед приложението на чл. 12, ал. 2, т. 1 ЗМГО. Първоинстанционният съд неправилно се е произнесъл и по приложението на чл. 12, ал. 3 ЗМГО, като е приел, че административният орган е трябвало да обсъди цитираната разпоредба, въпреки, че не сезиран изрично за това.

За целите на общата оценка средният потребител е сравнително добре информиран, умерено наблюдателен и внимателен при избора си, като той не винаги има възможност да прави директно сравнение между стоките - решение от 22 юни 1999 г., Lloyd, С-342/97, EU: C: 1999: 323, точка 23.

В случая преценката за наличие на вероятност за объркване на потребителите следва да се извърши от гледна точка на потребителите на стоки и услуги от класове 20, 35 и 37 МКСУ, по отношение на които е установено наличие на идентичност и/или сходство. По делото не се спори, че стоките и услугите, за които е регистрирана по-ранната марка и тези на процесната марка имат един и същ кръг потребители. Потребители на стоките могат да бъдат широк кръг лица, но като цяло вниманието им при избора ще бъде това, характерно за средния потребител. По отношение на услугите от клас 20, 35 и 37 МКСУ вниманието на крайните им потребители е по-високо от средното, както правилно е установил административния орган.

Съгласно съдебната практика в рамките на общата преценка на вероятността от объркване визуалните, фонетичните или концептуалните аспекти на конфликтните знаци невинаги имат еднаква тежест и е необходимо да се анализират обективните условия, при които марките могат да бъдат представени на пазара (решение от 3 юли 2003 г. по дело Alejandro/СХВП Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, , точка 57 и решение от 6 октомври 2004 г. по дело New Look/СХВП Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE и NLCollection), T-117/03ЇT-119/03 и T-171/03,, точка 49). Повишената отличителност на по-ранната марка е по отношение на словния елемент “IKEA”, като този елемент трудно би могъл да бъде разпознат в състава на процесната марка и отделен от различно представените графично и визуално словни елементи. Ето защо този елемент не би могъл да допринесе в значителна степен за наличие за вероятност от объркване на потребителите. Извършеният анализ показва, че между по-ранната и процесната марка е налице степен на сходство, дължащо се на общите букви в състава на отличителните им елементи, но при възприемането на същите в цялост, сходството не е до степен, която да предизвика объркване, именно поради различното им визуалното въздействие, както и по-високата степен на внимание на релевантните потребители. Следователно, независимо от идентичността и сходството на сравняваните стоки и услуги, потребителите ще са в състояние да разграничат ясно марките, тъй като сравняваните знаци имат различна структура и създават различно общо впечатление. С оглед посоченото, фактическият състав на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО не е осъществен.

Видно от изложеното изводът на първоинстанционният съд за наличие на сходство в голяма степен и вероятност от объркване на потребителите е неправилен. Това прави неправилен и извода му за незаконосъобразност на оспорения акт. Съдът следва да отмени обжалваното решение и вместо него да постанови друго, с което да отхвърли оспорването на Inter IKEA Systems B.V.

С оглед на изхода от спора, направено от касатора искане и на основание чл. 143, ал. 3 във вр. с чл. 228 АПК съдът следва да осъди ответника да заплати на касатора направените по делото разноски. Същите, видно от доказателствата по делото са в размер на 70,00 лв. държавна такса и възнаграждение за процесуално представителство от юрисконсулт, размера на което съдът определя на по 100,00 лв. на основание чл. 24 от Наредбата за заплащането на правната помощ, за всяка от инстанциите.

Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2 АПК Върховният административен съд

РЕШИ:

ОТМЕНЯ Решение №755 от 10.02.2021 г. на Административен съд София-град по административно дело №4434/2020 г. и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Inter IKEA Systems B.V. срещу Решение №128 от 10.04.2020 г. на председателя на Патентното ведомство на Р. Б.

ОСЪЖДА Inter IKEA Systems B.V., седалище и адрес на управление Нидерландия, Olof Palmestraat 1, NL-2616 LN Delft, да заплати на Патентното ведомство на Р. Б. гр. София, бул. "Г. М. Д." № 52б, 270 (двеста и седемдесет) лева разноски по делото.

Решението е окончателно.

Вярно с оригинала,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ КАЛИНА АРНАУДОВА

секретар:

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ В. А. п/ СТАНИМИР ХРИСТОВ