Производството е по реда на чл. 208 и сл. Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по касационна жалба на Santen Pharmaceuticals Co., Ltd., Япония, подадена чрез процесуален представител и касационна жалба на Председателя на Патентно ведомство на Р. Б, подадена чрез процесуален представител срещу решение № 4752 от 12.07.2018 г. постановено по административно дело № 3508 по описа за 2018 г. на Административен съд София - град (АССГ), с което е отменено Решение № 201/06.12.2017 г. на председателя на Патентното ведомство на Р. Б, с което е заличена регистрацията на марка с рег. № 50417 OPHTALMOGEL/ОФТАЛМОГЕЛ, словна, за всички стоки от клас 05, за които е регистрирана.
Касационният жалбоподател Santen Pharmaceuticals Co., Ltd., Япония навежда доводи за неправилност на съдебното решение, поради нарушение на материалния закон и необоснованост – касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Твърди, че съдът е разширил предмета на спора като е изложил мотиви относно сходството на марките, без в жалбата да са изложени подобни оплаквания. Липсват мотиви на съда защо е приел, че в процесния случай не намират приложение нормите на чл. 26, ал. 3, т. 1 във вр. с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО (ЗАКОН ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ) (ЗМГО). На следващо място са изложени твърдения, че към датата на поисканото и допуснато териториално разширение на правната закрила на международната марка IRN 699419 OFTAGEL за стоки от клас 5 от МКСУ, касаторът е притежавал валидна и действаща национална регистрация на същата марка OFTAGEL, рег. № 39030 (с приоритетна дата 09.02.2000 г.) за идентични стоки от клас 5 от МКСУ „фармацевтични продукти“. Следователно към датата на признаване на ефекта на международната регистрация IPN 699419 OFTAGEL на територията на Р. Б са били изпълнени всички условия от хипотезата на чл. 4бис (1) от Мадридската спогодба и Протокол и националната марка рег. № 39030 OFTAGEL следва да се счита за автоматично заместена от международната регистрация IPN 699419 OFTAGEL, като собственикът на двете регистрации на марки може да се ползва с всички изгоди от двете регистрации, т. е. международната марка IPN 699419 придобива приоритетната дата на националната регистрация рег. № 39030 (09.02.2000 г.) и именно затова е било възможно образуването и провеждането на административното производство.
По изложените съображения се иска отмяна на съдебното решение. Претендират се разноски, за които е представен списък.
Касационният жалбоподател Председател на Патентно ведомство на Р. Б навежда доводи за неправилност на съдебното решение, поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Твърди, че с влязло в сила съдебно определение е определена противопоставената международна регистрация на марка № 39030 OFTAGEL за по-ранна марка за целите на конкретното производство по реда на чл. 26, ал. 3, т. 1 във вр. с чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО, като с обжалвания съдебен акт, на практика първоинстанционният съд е пререшил този въпрос. С. разпоредбата на чл. 69, ал. 2 ЗМГО, международната регистрация на марка № 699419 OFTAGEL е с действие на територията на Р. Б от 16.05.2007 г., която дата в действителност е по-късна от датата на заявяване на марка с рег. № 50417 OPHTALMOGEL/ОФТАЛМОГЕЛ – 01.08.2003 г. Това, което съдът е пропуснал да отбележи е, че Santen Pharmaceuticals Co., Ltd., Япония, е притежател и на регистрираната по национален ред за стоки „фармацевтични продукти“ от клас 5 МКСУ марка с рег. № 39030 OFTAGEL, словна, заявена на 09.02.2000 г., регистрирана на 04.12.2000 г., със срок на закрила до 09.02.2010 г. По силата на 4 bis от Мадридската спогодба и на Протокола към нея, следва да се приеме, че международната регистрация на марка № 699419 е заместваща националната с рег. № 39030, а от там и че Santen Pharmaceuticals Co., Ltd., Япония е притежател на марка, която е по-ранна от атакуваната. Това е така въпреки обстоятелството, че заинтересованата страна не е подавала до ПВ изрично искане за отбелязване на заместването, доколкото същото възниква автоматично, като в този смисъл е и тълкуването дадено в Ръководството за международна регистрация на марки на световната организация по интелектуална собственост по чл. 4 bis от Мадридската спогодба и Протокола. Неправилно съдът е приел, че не е налице вероятност от объркване на потребителите, като няма и мотиви в тази насока. По изложените съображения се иска отмяна на съдебното решение. Претендират се разноски.
Ответникът – „Софарма“ АД, чрез процесуалния си представител изразява становище за неоснователност на касационните жалби. Претендира разноски, за които представя списък. Прави възражение за прекомерност на заплатеното от касатора Santen Pharmaceuticals Co., Ltd., Япония, адвокатско възнаграждение.
Представителят на Върховна административна прокуратура излага становище за основателност на касационните жалби.
Върховният административен съд, седмо отделение, като се запозна със събраните по делото доказателства, съобрази доводите и възраженията на страните и обсъди наведените касационни основания и тези по чл. 218, ал. 2 АПК, намира за установено от фактическа и правна страна следното:
Касационните жалби са допустими, като подадени в срока по чл. 211 АПК от надлежна страна, участник в първоинстанционното производство, имаща право и интерес от оспорването и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Разгледани по същество жалбите са основателни.
С решението на АССГ е отменено Решение № 201/06.12.2017 г. на председателя на Патентното ведомство на Р. Б, с което е заличена регистрацията на марка с рег. № 50417 OPHTALMOGEL/ОФТАЛМОГЕЛ, словна, за всички стоки от клас 05, за които е регистрирана.
Съставът на АССГ е посочил, че различията в сравняваните марки ги правят в достатъчна степен отличими една от друга и изключват възможността от объркване на потребителите и свързване с по-ранната марка на заинтересованата страна, независимо от идентичността и сходството на стоките за които са регистрирани. Заличената марка е изписана на английски и на български език, а не транслитерирано, тъй като изписването на думата OPHTALMOGEL се различава от транслитерацията на думата ОФТАЛМОГЕЛ, която е OFTALMOGEL. И двете изписвания оказват влияние върху потребителите и определят обхвата й. Марката на Santen Pharmaceuticals е за продукт от същия клас 05, словна, изписва се единствено на латиница, съдържа по малко знаци; имала е регистрация до 2010 г., която не е новирана. За разлика от заличената марка, с национална регистрация от 2005 г., разширението на марката OFTAGEL IR 699419 за България е от 2007 година, което я прави и по късно регистрирана.
Според съда по - ранно регистрирано право върху заличената марка няма, по причина, че единствено жалбоподателят през 2003 г. е заявил регистрация на марката OPHTALMOGEL/ОФТАЛМОГЕЛ. Идентичност и сходство на стоките, за които са регистрирани и двете марки има - двете са за клас 05, лекарствен продукт със сходно предназначение.
Съдът е приел, че има сходство между по - ранната марка на жалбоподателя и тази на заинтересованата страна, призната от 2007 г. с национално разширение.
Марката на заинтересованата страна е с първа по време регистрация спрямо приоритета на марката на жалбоподателя - съответно 21.09.1998 г. и 01.08.2003 г. Но тази първа дата на регистрация се отнася до държави, които не включват Р.Б.П дата 21.09.1998 г. на международната марка се отнася само за държавите, които първо са били посочени в международната заявка, а именно гореизброените и тази дата на приоритет не се отнася до нашата страна. Приоритетът на IR 699419 за България възниква от датата, на която е направено териториалното разширение на международната регистрация за България, а именно от 16.05.2007 г. Искане за териториално разширение може да бъде направено след международна регистрация. Териториалното разширение има действие /в посочената страна/ от датата, на която е било вписано в международния регистър; то ще прекрати валидността си с изтичане на срока на международната регистрация, към която се отнася. Въз основа на изложеното съдът е обосновал извод, че IPN 699419 OFTAGEL не може да се противопоставя на марка 50417, регистрирана през 2005 година.
По изложените съображения съдът е приел, че решение № 201/06.12.2017 г. на председател ПВ е незаконосъобразно и го е отменил.
Решението е неправилно като постановено при допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила.
На първо място, в обжалвания съдебен акт, в нарушение на чл. 172а, ал. 2 АПК, не са посочени установените от съда факти по делото, не са обсъдени събраните по делото доказателства поотделно и в съвкупност, липсва изложение за установената фактическа обстановка, въз основа на която съдът е обосновал извод за незаконосъобразност на обжалвания административен акт. В съответствие с чл. 220 АПК, касационната инстанция преценява прилагането на материалния закон въз основа на фактите, установени от първоинстанционния съд. В обжалваното решение не са посочени установените от съда факти, поради което и настоящият състав на ВАС не може да се произнесе по приложението на материалния закон.
На следващо място, елемент от предмета на преценка пред първоинстанционния съд, е съответствието на решението на председателя на ПВ с материалния закон в неговата цялост.
Действително първият спорен въпрос по делото е свързан с това дали Santen Pharmaceuticals Co., Ltd. е притежател на по - ранна марка от регистрираната марка с рег. № 50417 OPHTALMOGEL/ОФТАЛМОГЕЛ, словна, с притежател „Софарма“ АД. Безспорно международната регистрация на марка с рег. № 699419 OFTAGEL, словна е с териториално разширение за Р. Б от 16.07.2007 г., в каквато насока са мотивите на състава на АССГ, но спорният в тази насока въпрос не е свързан с датата на териториалното разширение, а с това осъществен ли е фактическият състав по 4 bis от Протокола към Мадридската спогодба, за възникване правото на заместване на регистрираната по национален ред за стоки „фармацевтични препарати“ от клас 5 на МКСУ марка с рег. №39030 OFTAGEL, словна, заявена на 09.02.2000 г., регистрирана на 04.12.2000 г. и със срок на закрила 09.02.2010 г., по който въпрос липсват мотиви в обжалваното решение. Последният е от значение с оглед преценката дали Santen Pharmaceuticals Co., Ltd. е притежател на марка, която е по-ранна от атакуваната с оглед разрешаването на въпроса дали международната регистрация с № 699419 е заместваща националната с № 39030.
В производството по издаване на обжалвания административен акт са разгледани възраженията на „Софарма“ АД свързани с чл. 27 ЗМГО – търпяно използване на по-късната марка, по което органът изрично се е произнесъл. В жалбата до първоинстанционния съд, дружеството изрично поддържа оплакванията си в тази насока, като отново липсва произнасяне на съда по този спорен въпрос.
Съгласно чл. 26, ал. 3, т. 1 ЗМГО регистрацията на марка се заличава и когато марката е регистрирана в противоречие с чл. 12 от ЗМГО. От своя страна нормата на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО регламентира, като основание за заличаване на марката, нейната идентичност или сходство с по-ранна марка и идентичността или сходството на стоките или услугите на двете марки, поради което съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка. Текстът съдържа три предпоставки за заличаване на регистрирана вече търговска марка: идентичност или сходство на стоките и услугите на двете марки; идентичност или сходство между тази марка и по-ранно регистрираната; посоченото следва да предполага вероятност за объркване на потребителите, включително и възможност за свързване с по-ранната марка.
При постановяване на оспореното решение съдът се е съсредоточил единствено върху въпроса относно това коя е първата по време регистрация спрямо приоритета на марката на жалбоподателя. Първоинстанционният съд, в нарушение на съдопроизводствените правила, не е извършил самостоятелна преценка за наличието на идентичност или сходство между по - ранната марка и марката, чието заличаване е претендирано, както и за наличието на идентичност или сходство между стоките, за които марките са регистрирани, съответно – за наличието на вероятност за объркване на потребителите. От съда не извършена съпоставка във визуално, фонетично, смислово отношение между марките. Изложените лаконични мотиви в тази насока са противоречиви и логически несвързани.
Процесуалните правила относно съдържанието на съдебния акт са съществени, а нарушаването им го опорочава - чл. 209, т. 3, пр. 2 АПК. Липсата на установените от съда факти и на правни изводи досежно посочените по-горе релевантни обстоятелства, представлява съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Тя препятства възможността на настоящата инстанция да извърши проверка на правилността на първоинстанционното решение относно приложението на материалния закон досежно наличието или липсата на фактическия състав на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО. Излагането на изводи по същество за първи път в касационната инстанция би довело до ограничаване правото на участие на страните в делото, респективно би ги лишило от същинската касационна проверка относно законосъобразното провеждане на съдебното производство по оспорване на процесния акт.
Обжалваното решение, като неправилно, следва да бъде отменено, а делото следва да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на съда. При новото разглеждане на делото съдът следва да изложи фактите по делото, както и да обоснове правни изводи и изложи мотиви относно посочените по-горе въпроси.
При действието на чл. 226, ал. 3 АПК въпросът за разноските и пред настоящата инстанция следва да се реши от първоинстанционния съд при новото разглеждане на делото. РЕШИ:
ОТМЕНЯ Решение № 4752 от 12.07.2018 г. постановено по административно дело № 3508 по описа за 2018 г. на Административен съд София - град.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд, при спазване на указанията дадени в мотивите на решението.
Решението е окончателно.