Върховният административен съд на Р. Б. - Седмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи ноември две хиляди и двадесет и втора година в състав: Председател: Д. М. Членове: КАЛИНА АРН. А. при секретар А. И. и с участието на прокурора Е. Д. изслуша докладваното от председателя Д. М. по административно дело № 4169 / 2022 г.

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на "Ес Медиа" АД, чрез процесуалния му представител, срещу Решение № 5598 от 07.10.2021 г. по адм. дело № 10960/2020 г. по описа на Административен съд – София-град (АССГ).

С обжалваното решение, по жалба на „The Economist Newspaper Limited“ – Великобритания, е отменено Решение № 266/18.08.2020 г. на председателя на Патентното ведомство на Р. Б. (ПВ), с което на основание чл. 76, ал. 7, т. 1 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО) е оставено без уважение искане с вх.№ 70126016/28.08.2019 г. за заличаване на регистрация на марка peг. № 96267 „Икономист“, комбинирана.

Касационният жалбоподател навежда доводи за неправилност на решението поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост - касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Счита, че първоинстанционният съд е иззел компетенциите на административния орган и е допуснал разглеждане по целесъобразност на решение, постановено в рамките на оперативната самостоятелност на председателя на ПВ. Сочи, че съдът не е обсъдил дали актът е постановен при условия на оперативна самостоятелност или в рамките на обвързана компетентност, като по този начин е допуснал съществено процесуално нарушение. Според касатора е налице и частична необоснованост в решението на АССГ, което не кредитира заключенията на едната от двете експертизи по делото без да са изложени мотиви за това.

Моли решението да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което се отхвърли подадената жалба.

Ответникът – Председателят на Патентното ведомство не изразява становище по касационната жалба.

Ответникът – „The Economist Newspaper Limited“ – Великобритания, чрез процесуалния си представител, изразява становище за неоснователност на касационната жалба. Излага подробни възражения по релевираните от касатора доводи, както и по съществото на спора. Моли решението да бъде оставено в сила.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, като се запозна със събраните по делото доказателства, съобрази доводите и възраженията на страните и обсъди наведените касационни основания и тези по чл. 218, ал. 2 АПК, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена от надлежна страна, за която съдебният акт е неблагоприятен, при спазване на срока по чл. 211, ал. 1 АПК и срещу решение, което подлежи на обжалване, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, касационната жалба е неоснователна.

С обжалваното решение съдът е отменил Решение № 266 от 18.08.2020 г. на председателя на Патентното ведомство, с което на основание чл. 76, ал. 7, т. 1 ЗМГО е оставено без уважение искане с вх.№ 70126016/28.08.2019 г. за заличаване на регистрация на марка peг. № 96267 „Икономист“, комбинирана.

За да постанови този резултат, първоинстанционният съд е приел от фактическа и правна страна следното:

На 26.06.2014 г. между The Economist Intelligence Unit Limited и „ЕС М. Т. АД е сключен лицензионен и издателски договор, относно отдаването на лиценз на някои права върху подбрани извадки от списанието „The world in“ и за издаване на преведена версия, за срок до 31.03.2019 г.

През м. юли 2014 г. между The Economist Newspaper Limited и „ЕС Медия тийм“ АД - гр. София е подписано споразумение за синдикална лицензия, чрез което лизингополучателя - „ЕС Медия тийм“ АД получава правото на еднократно публикуване на сайта си, с логото на издателя The Economist, поотделно но не повече от съвкупността на статии, създадени и публикувани за седмица от издателя - печатни издания на вестник The Economist или сайта www.ecomomist.com и за неизключително право за еднократно ползване на логото на издателя в публикация на лизингополучателя, на сайта на лизингополучателя, на корицата на издание на лизингополучателя, на главна страница на сайта на лизингополучателя, с период от 01.09.2014 г., изтичащ 60 месеца след това. В правилата и условията към споразумението е посочено, че публикации на The Economist са всички печатни издания на вестник The Economist, написани и публикувани от издателя през периода на лицензиране, сайта www.economist.com /Economist.com, поддържан от издателя и сайта viewswire.com, поддържан от дъщерната фирма на издателя The Economist Intelligence Unit Limited. Издателят е предоставил на лизингополучателя неизключителна лицензия, без възможност за прехвърляне или преотстъпване на лицензията за използване на горепосочените имена. Лизингополучателят не може да ползва друго име, лого или марка, които да са сходни или бегло наподобяват каквито и да било търговски марки на издателя, вкл. и неговото лого, което би могло да доведе до объркване и измама. Във връзка със споразумението са издадени 2 бр. проформа фактури за м. септември 2015 г. и м. октомври - м. ноември 2015 г.

На 18.08.2019 г. „The Economist Newspaper Limited“ Великобритания депозира искане c вх. № 70126016/28.08.2019 г. пред Патентно ведомство на Р. Б. за заличаване регистрацията на марка per. № 96267 Икономист, комбинирана, за всички стоки и услуги, за които е регистрирана - класове 16, 35 и 41 на Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ).

Искането е връчено на „ЕС Медия тийм“ АД, който и подал писмено възражение, по което представителя по индустриална собственост на жалбоподателя е подал становище.

Марка peг. № 96267 „Икономист“, комбинирана е регистрирана на 26.01.2017 г., със срок на действие до 14.12.2025 г., притежател „ЕС Медиа“ АД.

Марка на ЕС с № 192096 „The Еconomist“, комбинирана, заявена на 01.04.1996 г., е регистрирана на 26.10.1998 г., с действие за България от 01.01.2007 г., за стоки и услуги от класове 9, 16, 35, 36 и 41 на МКСУ. Марката е със срок на защита до 01.04.2026 г.

Международна регистрация на марка с № 797142 „The Economist“, комбинирана, е регистрирана на 05.02.2003 г., с признато действие на територията на Р. Б. за стоки и услуги от класове 16, 35 и 41 на МКСУ. Марката е със срок на защита до 05.02.2023 г. относно клас 16.

Определеният със Заповед № 719/04.09.2019 г. на председателя на ПВ състав по спорове по реда на чл. 75 ЗМГО е приел становище, че искането за заличаване на марка с peг. № 96267 „Икономист“, комбинирана, следва да се остави без уважение на всички правни основания, на които е подадено.

С Решение № 266 от 18.08.2020 г. председателя на Патентното ведомство, на основание чл. 76, ал. 7, т. 1 ЗМГО е оставил без уважение искането за заличаване на регистрация на марка peг. № 96267 „Икономист“, комбинирана.

По делото са приети съдебно-марковата експертиза и съдебно-маркетинговата експертиза.

От правна страна съдът е приел, че обжалваното решение е издадено от компетентен орган, в предвидената от закона форма и при спазване на административнопроизводствените правила. По съществото на спора е приел за безспорно установено, че услугите от класове 16, 35 и 41, за които е заявена процесната марка, са идентични с регистрираните по-рано марки.

По отношение на наличието на визуално сходство между марките, съдът се е позовал на решение по опозиция № В 3 093 779 на Службата на ЕС по ИС, Отдел по опозиции, в което е посочено, че дали думата е представена на латиница или кирилица няма реално отношение към това как ще се възприеме и произнесе терминът от релевантната българска публика, фонът с правоъгълна форма в цвят при сравняваните знаци е на доста срещано място и би имал чисто декоративни функции, нито един от знаците не съдържа елемент, който е по-доминиращ, двата знака не са визуално сходни, но са сходни поне в средна степен от фонетична и концептуална перспектива.

При оценката за фонетично различие или сходство съдът е приел, че процесната марка Икономист и по-ранната марка The Economist съвпадат напълно в 9 от 10 звука, като сравняваните марки от българския потребител ще се произнесат по идентичен начин, с изключение на елементът The /пълен член/, който би се произнесъл като „Д“. Общият елемент е в пъти по-съществен като фонетичен елемент от елемента „Д“, поради което неговата идентичност предопределя цялостното фонетично сходство между марките. С оглед на това съдът е приел, че между сравняваните марки е налице фонетично сходство.

При оценката за смислово различие или сходство съдът е приел, че сравняваните марки са сходни по идентичност, тъй като и двете се отнасят и имат значение на специалист и/или професионалист в областта на икономиката, като единствената разлика е, че при по-ранните марки за означението е използван пълен член. Поради това съдът е приел, че между сравняваните марки е налице смислова идентичност.

За преценка на вероятността от объркване, съдът е приел, че поради безспорно установеното фонетично сходство и смислова идентичност на сравняваните марки е налице вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка. Според съда е налице и вероятност за непряко объркване, тъй като заявената комбинирана марка е конструирана словесно и фонетично, за да създаде впечатление за някаква близост и принадлежност, с утвърдената на пазара по-ранна марка, като в случая посегателството не е чрез пряко копиране, а чрез внушаване на близка асоциация между двете сравнявани марки.

Приел е за доказано, че процесната марка е смислово и фонетично сходна във висока степен на по-ранните марки, налице е сходство и идентичност на стоките и услугите, за които се отнасят последните. По-ранните марки притежават нормална степен на присъща отличителност. Поради наличието на сходни марки за идентични/сходни стоки и услуги, които са предназначени за едни и същи потребители е налице вероятност от объркване на потребителите и асоциация между процесната и по-ранните марки. Обоснован е извод, че вероятността от объркване на потребителите е съществена.

При преценка наличието на предпоставките за приложението и на чл. 12, ал. 3 ЗМГО, анализирайки степента на отличителност във връзка с приложението на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО, съдът е приел, че по-ранните марки вследствие на интензивно ползване са станали марки с висока степен на отличителност и известност на пазара. При наличието на пълно съвпадение между релевантните потребители, дължащо се на идентичността и високата степен на сходство на процесните стоки връзката би била безспорна, тъй като тогава не само ще съществува вероятност за объркване относно търговския произход, но поради известността на по-ранната марка ще възникнат условия за облагодетелстване, от страна на заявителя, от нейната репутация, която ще се прехвърли върху по-късния знак, създавайки предпоставки за привличане на по-широк кръг потребители, респективно за увеличаване на обема на продажбите и реализиране на финансова и икономическа изгода. Съдът е анализирал релевантният кръг потребители и съобразявайки сходството на стоките и услугите в заявената марка с по-ранните марки, е приел, че възможността за объркване на потребителите е много вероятна. Въз основа на направения анализ, съдът е приел, че е налице висока степен на вероятност от объркване, като е възможно средният потребител да свърже заявената за регистрация марка с по-рано регистрираната такава и по отношение на стоките и услугите, за които опозицията е отхвърлена. Поради това е отменил оспорения административен акт.

Решението е валидно, допустимо и правилно.

Неоснователно е възражението в касационната жалба за допуснати нарушения на съдопроизводствените правила при постановяване на решението. Административният съд подробно е обсъдил и анализирал всички доказателства, приети за относими към правния спор, както и възраженията и становищата на страните. Именно при съвкупната преценка на доказателствата по делото, включително заключенията от приетите експертизи, съдът е изградил решаващият извод за материална незаконосъобразност на административния акт. Неоснователни са възраженията на касатора за „частична необоснованост“, насочени срещу процесуалната дейност на съда по преценката на доказателствата, както и твърдението, че съдът неправилно не е кредитирал заключението по съдебно-маркетинговата експертиза. За да се основе на конкретна, приета в хода съдебното дирене експертиза, съдът е извършил оценъчната дейност по чл. 202 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Кредитирането или не на заключенията на вещите лица като компетентни и обективно дадени не представлява нарушение на съдопроизводствените правила. По отношение на тези обстоятелства, съдът е извършил автономна преценка на експертните заключения и в съответствие с правомощието си по чл. 202 ГПК ги е обсъдил с останалите доказателства по делото. Именно при съвкупната преценка на експертните заключения с останалите доказателства по делото, съдът е извел правилният извод за материална незаконосъобразност на административния акт.

Неоснователен е и вторият довод за неправилност на съдебното решение, сведен до твърдението за нарушение от страна на съда на оперативната самостоятелност на административния орган и недопустим съдебен контрол по целесъобразност на акта. В хипотезата на чл. 26, ал. 3, т. 1 във вр. с чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО административният орган не действа в условията на оперативна самостоятелност. Тогава, когато органът установи по надлежния ред, че са налице предпоставките на правната норма той е длъжен да заличи регистрацията на марката. Преценката за наличието на материалноправните предпоставки на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО не е оперативна самостоятелност, а установяване на фактическия състав на правната норма, при осъществяването на който органът е длъжен да упражни компетентността си. Първоинстанционният съд не е „иззел компетенциите на административния орган“, както твърди касаторът, а е упражнил контрол за законосъобразност по чл. 84, ал. 1 ЗМГО, при който контрол се преценява налице ли са основанията по чл. 146, т. 1 - 4 АПК. В тази връзка неоснователно е твърдението на касатора, че единствено административният орган има правомощия да преценява дали между конфликтните марки има сходство или не, дали по-ранната марка се ползва с известност и/или отличителност. Именно при упражняване на контрола за законосъобразност съдът преценява всички тези въпроси и при нужда от специални знания назначава и съответни експертизи.

С оглед липсата на възражения на касатора по съществото на спора, и като се има предвид, че настоящата инстанция възприема подробните и задълбочени мотиви за наличието на предпоставките за заличаване на процесната марка, изложени от първоинстанционния съд, към които, предвид законоустановената възможност на чл. 221, ал. 2, изр. 2 АПК, съдът в случая препраща, обжалваното решение като правилно следва да бъде оставено в сила.

Първоинстанционният съд обаче, след като е отменил обжалвания акт, не е отчел, че в случая е налице хипотезата на чл. 173, ал. 2 АПК и не е върнал преписката на органа за ново произнасяне със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. Поради това настоящата инстанция следва да постанови диспозитив, с който да изпрати преписката на органа.

Разноски пред касационната инстанция не са претендирани, поради което не следва да се присъждат.

Така мотивиран и на основание чл. 221, ал. 2 във вр. с чл. 173, ал. 2 АПК, Върховният административен съд,

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 5598 от 07.10.2021 г. по адм. д. № 10960/2020 г. по описа на Административен съд – София-град.

ИЗПРАЩА преписката на административния орган със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.

Решението е окончателно.

Вярно с оригинала,

Председател:

/п/ ДАНИЕЛА МАВРОДИЕВА

секретар:

Членове:

/п/ К. А. п/ ВЕСЕЛА АНДОНОВА