Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по касационна жалба на "Ко. Да. П. К. Д продуктс С.п.А", Италия и „ИФФКО Италия С.р. п.“, Италия, срещу Решение №1177 от 25.02.2019 г. на Административен съд – София-град, постановено по административно дело №3295/2018 г.
С обжалваното решение съдът е отхвърлил жалбата на "Ко. Да. П. К. Д продуктс С.п.А" и „ИФФКО Италия С.р. п.“ срещу Решение №203 от 06.12.2017 г. на Председателя на Патентното ведомство на Р. Б, с което на основание чл. 45, ал. 1 от ЗМГО (ЗАКОН ЗЗД МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ) е потвърдено решението от 13.06.2017 г. на състав по опозиции за отхвърляне на опозиция, вх.№ 1334058 от 30.09.2016 г., срещу регистрацията на мярка с вх.№ 138915 GRAN CUCINA, комбинирана.
Касационните жалбоподатели – "Ко. Да. П. К. Д продуктс С.п.А" (Codap) и „ИФФКО Италия С.р. п.“, считат обжалваното решение за неправилно, постановено при съществени нарушения на съдопроизводствените правила, в нарушение на материалния закон и необосновано – отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК.
По основанието на опозицията по чл. 12, ал. 6 от ЗМГО (ЗАКОН ЗЗД МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ) (ЗМГО), неправилно съдът е приел, че стоките не са насочени към крайните потребители, респективно, че нямат пазарна реализация в България. Заключението на вещото лице от съдебно-икономическата експертиза установява, че в периода 01.01.2010 г. - 26.10.2015 г., българското дружество „Кодап“ ЕООД е предлагало и разпространявало на българския пазар доставените му от Codap продукти, носещи по-ранната марка Gran Cucina. Съдът необосновано е приел за недоказани количествата и видът на тези стоки, както и използването на нерегистрираната комбинирана марка Gran Cucina във вида, в който е заявена. Неправилно не е кредитирал експертизата вместо да даде допълнителни задачи на вещото лице, с което е допуснал съществено нарушение на съдопроизводствените правила.
Неправилно съдът е приел, че не Codap, а „Кодап“ ООД/ЕООД е предлагало и продавало процесните стоки. Това в случая е осъществявано от „Кодап“ ЕООД, но със съгласието на действителния притежател на марката Codap. Съгласието следва от факта, че „Кодап“ ООД/ЕООД е бил фактическият дистрибутор на Codap за територията на България. Освен това, двете дружества са икономически свързани. Съгласно указанията в Насоките на EUIPO, ползването на марка от дистрибутора на маркопритежателя представлява ползване със съгласието на маркопритежателя, поради което то се счита за реално ползване от самия маркопритежател. Същото се отнася и за ползването от икономически свързано с маркопритежателя лице, в който случай Насоките приемат, че съгласието за ползване следва от самия факт на икономическата свързаност. Като не е изложил мотиви по този въпрос, съдът е допуснал съществено нарушение на съдопроизводствените правила довело до нарушение на материалния закон.
По основанието на опозицията по чл. 12, ал. 5 ЗМГО, съдът е приел, че Кодап ЕООД е закупувало продукти с марката Codap, но това обстоятелство не е достатъчно да обоснове, че „Кодап“ ЕООД е действало като „агент/представител“ на Codap. Насоките приемат, че единствените лица, които като „вътрешни за опонента лица“ не биха могли да се считат за негов „агент/представител“, са законният представител и управителят на самото дружество на опонента. Кодап ЕООД не е законен представител и управител на опонента Codap, поради което не би могло да се счита за „вътрешно за опонента лице“.
Неправилно съдът е приел, че не са представени доказателства за наличие на търговско споразумение, което да свързва „Кодап“ ЕООД с Codap като негов представител, както и че няма доказателства „Кодап“ ЕООД да е действало за сметка на Codap. Тези изводи противоречат на легалното определение на понятието „агент/представител“ в § 1, т. 14 ЗМГО. Законът за марките и географските означения не изисква непременно правна връзка, достатъчно е тя да е фактическа, поради което наличието на търговско споразумение не е задължително.
Неправилен е и изводът на съда за липса на отношения на агентство/представителство между Codap и заявителя на опонираната марка „Кремио“ ЕАД. Едноличен собственик на капитала на „Кремио” ЕАД е дружеството „Г. К. И” ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала и управител е Г.Г - управител на „Кодап” ЕООД в периода от 06.10.2011 г. до 23.08.2015 г. и учредител и представляващ „Кремио“ ЕАД. При тези данни заявителят на опонираната марка „Кремио” ЕАД заради своя управител и фактически собственик Г.Г следва да се квалифицира като агент/представител на Codap.
Освен това, „Кремио” ЕАД следва да се квалифицира като агент/представител на "Ко. Да. П. К. Д продуктс С.п.А", тъй като с „Договор за продажба на търговско предприятие по реда на чл. 37 от ЗОЗ (ЗАКОН ЗЗД ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ)”, сключен на 04.08.2015 г., търговското предприятие на „Кодап” ЕООД е прехвърлено на „Кремио” ЕАД като „Кремио” ЕАД става правоприемник на „Кодап” ЕООД. Съгласно чл. 2 ал. 2 от договора, търговското предприятие на „Кодап” ЕООД се прехвърля на „Кремио” ЕАД „като съвкупност от права, задължения и фактически отношения. Това означава, че „Кремио” ЕАД придобива и фактическото положение на „Кодап” ЕООД „агент/представител” на Codap по отношение на марката „Gran Cucina”.
Касаторите молят съда да отмени обжалваното решение и да постанови друго, с което да отмени оспорения административен акт. Претендират разноски за двете съдебни инстанции. Представляват се от адв. Ф.Б, Софийска адвокатска колегия.
Ответникът по касационната жалба – Председателят на Патентното ведомство на Р. Б, счита същата за неоснователна.
При постановяване на първоинстанционното решение съдът изцяло се е съобразил с исканията на страните и е установявал фактите и обстоятелствата, съобразно представените доказателства. Правилно първоинстанционният съд не е кредитирал съдебно-счетоводната експертиза, доколкото в същата не се установяват твърденията на жалбоподателя. Обвързаност с останали доказателства, представени преди това, не би могло да се направи, доколкото доказателствата, представени пред административния орган са единствено свързани със сделки, сключвани между Codap и "Кодап" ЕООД, които са свързани дружества. Реализирането на сделки със стоки между дружества, които са свързани, представляват вътрешно корпоративно използване, съответно то не е насочено към крайни потребители. С оглед отношенията между италианското и българското дружество "Кодап" ЕООД не са налице и твърденията за наличието на агентство и представителство, доколкото тези отношения са изцяло на база икономическите интереси на италианското дружество и неговото участие в капитала на българското. При всички случаи, такива отношения не може да се счита, че са налице по отношение на касатора - италианското дружество Codap и настоящият заявител на атакуваната марка - "Кремио" ЕАД, който е предявил право върху марката чрез покупко-продажба на заявката по реда на ЗОЗ (ЗАКОН ЗЗД ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ).
По отношение на прилагането на чл. 12, ал. 6 ЗМГО и твърдението за използване на територията на нерегистрирана марка, касаторът не е доказал твърденията си, с оглед на количествата, какви точно стоки от тях са били реализирани на територията на страната, и кое е лицето, което е действителният притежател на тази марка, съответно - той има ли това качество към момента, в който противопоставя тази претенция срещу заявката за регистрация.
Моли съда да потвърди обжалваното решение. Претендира юрисконсултско възнаграждение. Ответникът се представлява от юрисконсулт М.Д.
Ответникът по касационната жалба – „Кремио“ ЕАД, счита същата за неоснователна. Излага конкретни възражения по всяко едно твърдение в касационната жалба. Не са налице твърдените пороци на решението. Административният съд като е обсъдил всички събрани в хода на производството доказателства, правилно ги е оценил и е постановил един обоснован съдебен акт.
Моли съда да потвърди обжалваното решение. Претендира разноски по делото. Ответникът се представлява от адв. С.Д, Софийска адвокатска колегия.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба. Решението на съда е правилно, постановено след съвкупна преценка на доказателствата, въз основа на които е направен обоснован извод за неоснователност на оспорването.
Върховният административен съд, след като обсъди твърденията и доводите на касатора и възраженията на ответника и провери обжалваното съдебно решение с оглед на правомощията си по чл. 218, ал. 2 АПК, намира за установено от фактическа и правна страна следното:
Касационната жалба е допустима – подадена е в срока по чл. 211 АПК от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Разгледана по същество жалбата е основателна.
За да постанови обжалваното решение първоинстанционният съд е приел от фактическа страна, следното:
„Ко. Да. П. К. Д продуктс С.п.А" (Codap) - Италия е едноличен собственик на капитала на „Кодап“ ЕООД от 18.02.2011 г. до 04.08.2015 г. С промяната на собствеността дружеството е преобразувано от ООД в ЕООД. Управител на „Кодап“ ЕООД в този период е Г.Г.
На 14.03.2011 г. марка Gran Cucina, регистров №0001432705, е регистрирана в Италия за стоки от клас 29 на Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ), със заявител "Ко. Да. П. К. Д продуктс С.п.А" (Codap), Италия, дата на заявяване 25.11.2010 г., в т. ч. и за стоката „сметани на растителна основа“. Изображението на марката е:
На 04.08.2015 г. „Кодап“ ЕООД, с договор за продажба на търговско предприятие по силата на договор по реда на ЗОЗ (ЗАКОН ЗЗД ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ) (ЗОЗ), е прехвърлено на „Кремио“ ЕАД.Пата на собствеността е вписана в търговския регистър на 28.10.2015 г. „Кремио“ ЕАД е регистрирано на 08.06.2015 г. с едноличен собственик „Г. К. И“ ЕООД и съвет на директорите Г.Г и „Б. С. И“ ЕООД. Едноличен собственик на „Г. К. И“ ЕООД е Г.Г.
На 23.09.2015 г. „Кремио“ ЕАД подава заявлениe за регистрация на марка на Европейския съюз, №14591911, Gran Cucina, комбинирана, за всички стоки от класове 29 и 30 на МКСУ. Изображението на марката е:
На 26.10.2015 г. „Кремио“ ЕАД подава заявление за регистрация на марка, вх. №138915, Gran Cucina, комбинирана, за стоки от класове 16, 20, 29 и 30 МКСУ. Заявката ползва приоритет от датата на заявяване на марка на Европейския съюз, №14591911 - 23.09.2015 г.
Изображението на марката е:
На 29.09.2016 г. "Ко. Да. П. К. Д продуктс С.п.А"(Codap), Италия, подава заявка за регистрация на марка Gran Cucina, вх. №143177, комбинирана, за стоки:
клас 29: мляко, млечни произведения и млечни заместители; бита сметана, кисела сметана, течна сметана, сметана на прах [млечни произведения]; сметана /подсладена, ароматизирана/ за приготвяне на крем Шантили; бадемово масло; сметана на растителна основа;
клас 30: сосове на МКСУ
Изображението на марката е:
На 30.09.2016 г. "Ко. Да. П. К. Д продуктс С.п.А"(Codap), Италия, подава опозиция, вх. №1334058, срещу регистрацията на марка, вх. №138915, на основание чл. 12, ал. 5 и 6 ЗМГО.
На 13.06.2017 г. с решение на опозиционен състав опозицията е приета за неоснователна, тъй като според състава не са налице предпоставките за отказ на регистрацията по чл. 12, ал. 5 и ал. 6 ЗМГО.
На 31.08.2017 г. срещу решението на опозиционния състав е подадена жалба с вх. №70077296 от "Ко. Да. П. К. Д продуктс С.п.А"(Codap).
На 06.12.2017 г., с Решение №204, председателят на Патентно ведомство е отхвърлил жалбата като неоснователна и е потвърдил оспореното решение от 13.06.2017 г.
На 08.02.2018 г. в регистъра на Патентното ведомство е вписано прехвърляне на заявката за регистрация на марката Gran Cucina, вх. №143177 от 29.09.2016 г., в полза на „ИФФКО Италия С.р. л.“.
В хода на съдебното производство е приета съдебно-счетоводна експертиза.
Въз основа на така установените факти първоинстанционният съд е приел от правна страна, че оспореното решение е издадено от компетентен орган, в исканата от закона форма и при спазване на административнопроизводствените правила и в съответствие с материалния закон.
По твърденията касаещи основанието по чл. 12, ал. 5 ЗМГО съдът е приел, че не са налице отношения на агентство/представителство между Codap и „Кодап“ ЕООД., респективно между Codap и „Кремио“ ЕАД. С оглед на факта, че Codap е едноличен собственик на капитала на „Кодап“ ЕООД волята му се е формирала от неговите управителни органи в лицето на Codap. Двете дружества не са независими едно от друго, по начин, позволяващ им да изразят намерения да встъпят в търговски отношения. По делото не са представени никакви доказателства за наличие на търговско споразумение, което да свързва Codap с „Кодап“ ЕООД като негов агент/представител. От приетото по делото заключение на съдебно-икономическата експертиза се установява, че Codap е доставял на „Кодап“ ЕООД стоки с процесния знак, но тези доказателства не установяват, че българското дъщерно дружество е действало за сметка на жалбоподателя, а само удостоверяват съществуването на отношения между продавач и клиент, което би могло да се създаде без предварително споразумение между тях. С оглед на това съдът е приел, че и правната връзка между Codap и „Кремио“ ЕАД не се установява отношения на агентство/представителство.
По твърденията касаещи основанието по чл. 12, ал. 6 ЗМГО, съдът е приел, че представените по делото писмени доказателства не установяват действително търговско ползване от страна на притежателя на нерегистрираната марка. Представените в административното производство множество фактури, транспортни документи, както и недатирани извлечения от каталози, опаковки на продукт и други печатни материали с изображения на продукти, не доказват по категоричен начин продължително и интензивно ползване на марката на територията на страната. Съдът е възприел извършения от административния орган анализ на тези доказателства, с оглед на което е приел, че не е налице действително търговско използване, тъй като в административното производство не са представени доказателства, от които да се установи, че стоките са достигнали до крайни потребители.
Съдът не е кредитирал заключението на вещото лице, в частта му относно установеното общо количество продадени продукти за периода 2010 г. - 2015 г., както и относно количествата продукти, обозначени с марката Gran Cucina и съответно със знака Halula Gran Cucina. Мотивирал се е с факта, че в таблицата с фактури фигурират количества стоки по фактури, които коригират грешки в предходно издадени фактури. Заключението установява използване на знаците Gran Cucina и Halula Gran Cucina в търговската дейност на „Кодап“ ЕООД за периода 01.01.2010 г. - 26.10.2015 г., но не са приети за достоверни констатациите относно общите количества реализирани продажби на стоки с процесната марка, тъй като количествата по фактури, отразени с минусов знак, е възможно изобщо да не са били доставяни до крайните получатели. Съдът е приел, че заключението не следва да се кредитира и поради наличието на изводи по правни въпроси, които не са били предмет на поставените задачи.
Съдът е приел за недоказан видът на стоките, за които е ползвана процесната марка. Приложените доказателства, показващи вида на стока (извлечения от каталози, разпечатки от сайтове и опаковки на продукти) не можело да бъдат свързани с артикулите от приложените фактури, тъй като липсват доказателства за единна и постоянна номенклатура на артикулите, обозначавани с марката, като същевременно, представените доказателства, демонстриращи вида на стоките, не са датирани.
От приетата експертиза също не може да бъде установен видът на стоките. В колона 11 от таблицата с фактури, представена към заключението, е обозначено име на артикула, предмет на продажба по съответната фактура, но от записите в тази колона, отразяващи записите във фактурите, не се изяснява каква точно стока стои зад посоченото наименование. От описанията става ясно единствено, че се касае за продукти за хранене, или такива, използвани в готварството, но липсват по-конкретни данни или доказателства, от които да се направи извод, че това са стоки от клас 29 или от клас 30, за които е заявена марката на опонента. Приел е, че заключението на вещото лице не доказва използване на комбинираната марка Gran Cucina във вида, в който е заявена.
Приел е за ирелевантни отразените в справката с продажби артикули, обозначавани с комбинация от знаците Gran Cucina и Halula, тъй като те се отнасят до знак, който съдържа друг отличителен елемент и се различава от процесната марка. Установените от заключението продажби на продукти, за които в графа „артикул“ от справката фигурира самостоятелно знакът Gran Cucina, са извършвани в периода 2011 г. - 2013 г., като не се доказва трайно и непрекъснато ползване в продължителен период преди заявяването на опонираната марка.
Въз основа на горното съдът е направил извод за законосъобразност на оспореното решение и е отхвърлил подадената жалба.
Изводът на съда е неправилен.
Преди да се произнесе по твърденията и доводите на касаторите и възраженията на ответниците съдът счита за необходимо изрично да посочи, че приложимият в това съдебно производство ЗМГО (ЗАКОН ЗЗД МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ) към датата на постановяване на настоящия съдебен акт е отменен, но към датата на постановяване на оспорения акт на органа, на първоинстанционното съдебно решение и на приключване на съдебното дирене в настоящото производство е бил действащ, поради което всички разпоредби са именно от отменения закон.
Касаторите считат, че обжалваното решение страда и от трите, визирани в чл. 209, т. 3 АПК порока.
От поддържаните от касатора доводи в подкрепа на твърдяните пороци относим към порока съществени нарушения на съдопроизводствените правила е само доводът за необсъждане на доказателствата по делото и в частност некредитиране на заключението на вещото лице. Този довод е направен при условията на алтернативност – ако съдът приеме, че заключението на приетата експертиза не доказва твърдяния факт на разпространение на марката Gran Cucina на българския пазар от „Кодап“ ЕООД. Така поддържаният довод налага съдът първо да се произнесе по доводите, свързани с пороците необоснованост и нарушение на материалния закон.
По опозицията по чл. 12, ал. 5 ЗМГО:
Първоинстанционният съд приема за правилен извода на органа за липса на елемент от фактическия състав на чл. 12, ал. 5 ЗМГО.
Разпоредбата на чл. 12, ал. 5 ЗМГО е специална хипотеза на отказ за регистрация на заявена марка при подадена опозиция. Както изрично и подробно излага съображения органът, разпоредбата на чл. 12, ал. 5 ЗМГО е в съответствие с член 6 septies на Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост (Парижката конвенция), както и в съответствие с член 5, параграф 3, б. б) от Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (Директива 2015/2436). Тъй като двете системи на закрила на марката – националната, на държавите членки, и европейската, макар и да са автономни, предмет на различна регламентация и с различен териториален обхват, са твърде сходни, практиката на Съда на Европейския съюз по Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз (Регламента относно марката на ЕС) е относима и към националната правна система за защита на марката – съображение 3 от Директива 2015/2436.
С оглед на този произход на разпоредбата на чл. 12, ал. 5 ЗМГО, следва фактическият състав и съдържанието на понятията в нея да бъде съответно на тълкуването, което е прието за съответните разпоредби от международния акт и от актовете на правото на Съюза. При отчитане на даденото в Указанията за прилагането на Парижката конвенция за защита на индустриалната собственост (Guide to the Application of the Paris Convention for the protection of industrial properties, Указанията) – публично достъпни на адрес: https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=239, с. 124 и сл., и на решение 06.09.2006 г., DEF – TEC, Т-6/056, EU:T:2006:241, както и на Насоките за проверка на марки на Европейския съюз, служба на Европейския съюз за интелектуална собственост, част В, Опозиция, раздел 3 „Подаване на заявки от агенти на притежателя на марката без негово съгласие (член 8, параграф 3 от регламента на марките на Съюза, Насоките) – публично достъпни на адрес: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/guidelines-repository, следва, че целта на разпоредбата е да предотврати злоупотребата с марка от агента или представителя на притежателя на марката, тъй като те могат да използва знанията и опита, придобити по време на бизнес отношенията с притежателя на марката, и по този начин да се възползват по неправомерен начин от усилията и инвестициите на маркопритежателя. Това значи, че нейната цел е да защити законните интереси на притежателя на марката като му предостави правото да забрани регистрацията.
Фактическият състав на правото на притежателя на марка по чл. 12, ал. 5 ЗМГО, както правилно е посочено от органа, и изрично в решение от 13 април 2011 г., Safariland, Т-262/09, EU:T:2011:171, т. 61, включва следните кумулативни изисквания: 1.) опонентът да е притежател на по-ранна марка; 2.) заявителят да има качеството на агент или на представител на опонента; 3.) заявката е на името на агента или на представителя без съгласието на притежателя; и 4.) заявката да се отнася до идентични или подобни знаци и стоките.
В случая, първоинстанционният съд и органът приемат, че първият елемент от фактическият състав е налице – опонентът е притежател на по-ранната марка Gran Cucina, №1432705, но не е налице изискуемият от разпоредбата характер на правната връзка между заявителя и опонента. Този извод обосновават с факта, че опонентът – Codap, и праводателят на заявителя – „Кодап“ ЕООД, „не са самостоятелни търговци, които са встъпили или са изразили намерение да встъпят в конкретни търговски правоотношения с произтичащите от тях права и задължения по смисъла на“ чл. 12, ал. 5 ЗМГО, тъй като едноличен собственик на „Кодап“ ЕООД е Codap.
От доказателствата по делото е безспорно, че в периода от 18.02.2011 г. до 04.08.2015 г. Codap е едноличен собственик на капитала на “Кодап“ ЕООД, както и че г-н Г.Г е негов управител. Безспорно е също, че в този период Codap е доставяло на “Кодап“ ЕООД конкретни категории храни като в представените документи отделните артикули са посочени с наименованията си – Hulala, Gran Cucina, Cremio, Aro,q Duetto, Doratore, Hulala Gran Cucina, Hulala Cucina, Hulala G. Cucina, както и са добавяни указания – My day, Codap Bulgaria (Hulala, Cremio, Cran Cucina, Aro, Hulala Cucina), Codap Spana.
При така установените по делото факти изводът на първоинстанционният съд и на органа за липса на правоотношение между Codap и “Кодап“ ЕООД, което по своя характер да съответна на визираното в чл. 12, ал. 5 ЗМГО, е неправилен.
Законодателят не е дал легална дефиниция на понятието „агент или представител“ за целите на чл. 12, ал. 5 ЗМГО, но с оглед на чл. 37, ал. 1 и 2 от Указ №883 от 24.04.1974 г. за прилагане на ЗНА (ЗАКОН ЗЗД НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ) на дадената от него в §1, т. 14 ЗМГО дефиниция на „агент или представител“ за целите на чл. 26, ал. 3, т. 3 ЗМГО би следвало да бъде приложима и в хипотезата на чл. 12, ал. 5 ЗМГО. Съгласно дефиницията агент или представител е всяко лице, което действа или трябва да действа в интерес на действителния притежател на марката въз основа на правна или фактическа връзка с него по отношение на стоките или услугите, означени с марката.
По своята правна същност „Кодап“ ЕООД е самостоятелно юридическо лице, регистрирано на територията на страната, чийто едноличен собственик е чуждо юридическо лице. Юридическата отговорност на двете дружества е ясно разграничена – притежаваното дружество или т. нар. „дъщерно“ дружество не е отговорно за задълженията на притежаващото го дружество – дружеството „майка“, а дружеството „майка“ е отговорно за задълженията на дъщерното дружество до размера на капитала. Тази правна форма на търговска дейност е широко използвана от фирмите за осигуряване на по-добро възприемане и чрез това за по-добро пазарно присъствие на съответния национален пазар. Следователно, целта, с която една чужда фирма регистрира в страната дъщерно дружество е да си осигури възможност за реализиране на стоките и услугите, предмет на дейността й. Създаването на еднолично дружество с ограничена отговорност става с едностранен учредителен акт, чрез който се регламентира и исканата от собственика цел.
С оглед на това твърдението, че между дъщерното дружество и дружеството-майка не е налице „споразумение за търговско сътрудничество, което е от естество да създаде отношение на доверие, като наложи изрично или мълчаливо“ на дъщерното дружество „общо задължение за довереност и лоялност“ с оглед на интересите на дружеството – майка, което значи на притежателя на марката (т. 64 от решението Safariland), е несъответно на тълкуването, което Указанията, Насоките и практиката на Съда на Европейския съюз приемат ( виж и решение от 30 януари 2015 г., Т-278/13, Now Wireless, EU:T:2015:57, т. 38).
Така в Указанията – с. 124, е посочено, че в много случаи връзката ще бъде надлежно регулирана чрез договор, но в други случаи няма да съществува договор или той ще бъде мълчалив или несъответстващ на предмета. Посочено е също, че с оглед на целта на разпоредбата, понятието „агент или представител“ не следва да се тълкува стриктно, като даденият пример е за лице, което действа като дистрибутор. В Насоките – с. 9, е посочено, че „за целите на член 8, параграф 3 от Регламента за марките на ЕС е достатъчно да има някакво споразумение за търговско сътрудничество между страните от такъв вид, който е от естество да създаде отношения с доверителен характер, като наложи изрично или мълчаливо на заявителя общо задължение за доверие и лоялност с оглед на интересите на притежателя на марката“. Примерите, които са дадени са за лицензополучателя на притежателя или упълномощен дистрибутор, но изрично е посочено, че „Като се има предвид разнообразието от форми, които търговските отношения могат да придобият на практика, се прилага подход на разглеждане на всеки отделен случай, с акцент върху това дали договорната връзка между възразяващия притежател и заявителя е ограничена само до поредица от спорадични сделки или пък е с такава продължителност и с такова съдържание, че да обосновава прилагането на член 8, параграф 3 от Регламента за марките на ЕС. … Въпросът по същество следва да бъде, дали сътрудничеството с притежателя на марката е дало на заявителя възможност да опознае и оцени стойността на марката и впоследствие го е подтикнало да се опита да регистрира марката на свое име“. Разбира се, изрично е посочено, че е необходимо да има някакъв вид споразумение за сътрудничество между страните, тъй като ако заявителят действа напълно независимо, без да влиза в каквито и да било доверителни отношение с притежателя на марката, той не би могъл да се разглежда като агент или представител.
Видно от разясненията, дадени за приложимостта на член 6 septies на Парижката конвенция и на член 8, параграф 3 на Регламента относно марката на ЕС – разпоредбите, които са пряко свързани с националната разпоредба и които са основа за нейното тълкуване, преценката за наличие на качеството агент или на качеството представител на притежателя на марката следва да бъде направено на базата не единствено на формалния белег – наличие на търговско споразумение, а на базата на действителния характер на отношенията между двата търговски субекта. Отношенията между дъщерното дружество и дружеството – майка безспорно са такива, които дават пълна възможност на заявителя да опознае и оцени стойността на марката, тъй като той самият участва пряко и непосредствено в нейната търговска реализация. С оглед на това, фактът, че между двете дружества не е налице изрично търговско споразумение за дистрибуция на стоките, предмет на регистрираната марка, не може да обоснове извод, при наличие на доказателства за предоставяне на тези стоки от опонента на заявителя за целите на търговката реализация и при безспорно активното сътрудничество за популяризиране и продажба на стоките, за липса на правоотношения, които имат характера на представителство по смисъла на чл. 12, ал. 5 ЗМГО.
Тъй като заявителят на марката – „Кремио“ ЕАД, е правоприемник на дъщерното дружество – „Кодап“ ЕООД, е очевидно, че установеното за „Кодап“ ЕООД е релевантно и за „Кремио“ ЕАД при отчитане и на релевантният времеви период – периода на съвместна дейност на Codap и „Кодап“ ЕООД от 18.02.2011 г. до 04.08.2015 г., и датата на подаване на заявката – 23.09.2015 г. Не може да се приеме за основателен и довода, че правоприемникът на „Кодап“ ЕООД – Кремио“ ЕАД, не е бил наясно с отношенията между „Кодап“ ЕООД и Codap, тъй като Codap е собственик на придобитото дружество, което значи, че някаква комуникация между собственика на придобитото дружество и приобретателят е била осъществена.
Вярно е, че в случая управителят на „Кодап“ ЕООД в периода 06.10.2011 г. до 24.08.2015 г., т. е. до датата на правоприемството, е и едноличен собственик на „Кремио“ ЕАД, но този факт сам по себе си не обосновава приложимостта на чл. 12, ал. 5 ЗМГО. Управителят на дружеството не е агент или представител по смисъла на разпоредбата, защото той сам по себе си не е търговски партньор на притежателя на марката – опонент. Но в случая не става въпрос за поведението на управителя, а за заявителя на марката – „Кремио“ ЕАД, т. е. праводателят му – „Кодап“ ЕООД, който макар и дъщерно дружество, е самостоятелен търговски субект – в противен случай не би могъл да бъде обект на договор за продажба на търговско предприятие по реда на ЗОЗ (ЗАКОН ЗЗД ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ), който обективно е партньор на опонента, независимо от факта, че собствеността е на самия опонент.
Видно от изложеното изводът на първоинстанционният съд за законосъобразност на оспорения акт в частта, с която се отхвърля жалбата на Codap срещу решението на състава по опозицията с основание чл. 12, ал. 5 ЗМГО е неправилен. Тъй като органът не е изследвал останалите елементи от фактическия състав на чл. 12, ал. 5 ЗМГО съдът не може да извърши преценка за тяхното наличие, а следва преписката да бъде върната на органа за ново разглеждане.
По опозицията по чл. 12, ал. 6 ЗМГО:
Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 6 ЗМГО при опозиция, подадена от действителния притежател на нерегистрирана марка, която се ползва в търговската дейност на територията на страната, не се регистрира марка, чиято дата на подаване е по-късна от датата на действителното търговско използване на нерегистрираната марка.
Правилен е изводът на първоинстанционния съд и на органа, че в случая е налице изискуемата от закона предпоставка за допустимост на претенцията, тъй като нерегистрираната марка е заявена. Фактическият състав на чл. 12, ал. 6 ЗМГО включва: 1.) опозиция, подадена от действителния притежател на нерегистрирана марка; 2.) тази марка се използва в търговската дейност на територията на страната; 3.) датата на подаване на заявлението за регистрация на марката е по-късна от датата на действителното търговско използване като изискванията са кумулативни.
В правилни и подробни мотиви и органът, и първоинстанционният съд приемат, че от значение в случая е съдържанието на употребеното от законодателя в чл. 12, ал. 6 ЗМГО понятие „използване в търговската дейност“. Правилно е и приемането, че това съдържание е различно от съдържанието на понятието „реално използване“ по смисъла на чл. 19 ЗМГО. С оглед на практиката на Съда на Европейския съюз във вр. с член 8, параграф 4 от Регламента за марките на ЕС, и целта на правото по чл. 12, ал. 6 ЗМГО – да се възпрепятства регистрацията на знак, който би засегнал нерегистрирана марка, използването за целите на чл. 12, ал. 6 ЗМГО е осъществено, когато „е в контекста на търговската дейност с оглед на икономическа изгода, а не като частен въпрос“, съответно - „се извършва в рамките на търговската дейност, щом като е свързано с делови отношения с оглед на реализиране на икономическа изгода, а не с дейност от частен характер“ – решение от 12 ноември 2002 г., Arsenal, C-206/01, EU:C:2002:651, т. 40; решение от 25 януари 2007 г., Opel, С-48/05, EU:C:2007:55, т. 18; както и решение от 11 септември 2011 г., Celine, C-17/06, EU:C:2007:497, т. 17.
Първоинстанционният съд и органът приемат, че релевантни за преценката на използването по смисъла на чл. 12, ал. 6 ЗМГО са способността на нерегистрираната марка да идентифицира търговския произход на стоките, което е обусловено от значимостта на използването. В този контекст Съдът на Европейския съюз, в решение от 29 март 2011 г., Budvar, С-96/09 Р, EU:C:2011:189, т. 159, приема, че „знакът, на който е направено позоваването в подкрепа на възражението, трябва действително да е използван в достатъчно значителна степен в процеса на търговия и да има географски обхват по-голям от местно значение“.
Първоинстанционният съд приема, че представените от касатора доказателства не доказват исканото от разпоредбата използване, а заключението на вещото лице, направено и въз основа на документи, налични у ответника – „Кремио“ ЕАД, също не доказват исканото използване. Преди всичко следва да се посочи, че съдът не е установил допуснато от органа съществено нарушение на административнопроизводствените правила. В решението си органът е приел за неоснователни доводите на опонента, че цялата документация, свързана с използването на по-ранната марка, се намира при заявителя.
Този мотив на органа не отчита спецификата на казуса, свързана с правния статус на опонента и на заявителя. Мотивът, че тъй като опонента и заявителя в периода до 04.08.2015 г. са били „един и същ стопански субект“ е несъответен на нормативната регламентация на търговските дружества. Фактът, че опонентът – чуждо юридическо лице, е собственик на капитала на заявителя – българско търговско дружество, регистрирано в страна и по българските закони, не води до извод за един и същ субект. Счетоводната отчетност на двата субекта е отделна и самостоятелна, като не е налице правна и житейска логика документите, свързани с реализацията на българския пазар на предоставените от опонента стоки на българското дружество да е налична у чуждестранното дружество.
Това се потвърждава и от заключението на допусната по делото съдебна експертиза, която едва в съдебното производство за първи път е имала възможност да извърши проверка в счетоводството на заявителя – „Кремио“ ЕАД, в качеството му на правоприемник на „Кодап“ ЕООД. Посочените от вещото лице в таблицата към заключението – 156 страници, документи не са били изобщо предмета на обсъждане от органа, поради допуснатото от него нарушение на административнопроизводствените правила – неотчитане на пречките пред опонента да се снабди с документацията, намираща се у заявителя.
Видно от изложеното първоинстанционният съд не е установил допуснатото от органа нарушение, в резултат на което е постановил акт, без да е гарантирал на касатора възможност да докаже твърденията си. Това прави извода на първоинстанционния съд за законосъобразност на оспорения акт в частта досежно отхвърлянето на жалбата срещу решението на опозиционния състав, на основание чл. 12, ал. 6 ЗМГО, неправилен.
С оглед на горното, съдът следва да отмени обжалваното решение и да изпрати преписката на органа със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.
С оглед на изхода от делото, направено от касаторите искане и на основание чл. 143, ал. 1 АПК съдът следва да осъди Патентно ведомство - юридическото лице, в чиято структура се намира органът - ответник, да заплати на "Ко. Да. П. К. Д продуктс С.п.А", Италия и „ИФФКО Италия С.р. п.“, Италия, направените по делото разноски. Видно от доказателствата по делото касаторите са направили доказани разноски за държавна такса в размер на общо 100 лв. пред първоинстанционния съд и общо 740,00 лв. пред касационната инстанция, както и разноски за депозит за вещо лице в общ размер от 300 лв. – по 150 лв. за всеки касатор. С оглед на това съдът следва да осъди Патентно ведомство да заплати на "Ко. Да. П. К. Д продуктс С.п.А", Италия и „ИФФКО Италия С.р. п.“, Италия, по 570 лв. разноски за двете съдебни инстанции.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2 във вр. с чл. 222, ал. 2 във вр. с чл. 173, ал. 2 АПК Върховният административен съд
РЕШИ:
ОТМЕНЯ Решение №1177 от 25.02.2019 г. на Административен съд – София-град, постановено по административно дело №3295/2018 г. и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Решение №203 от 06.12.2017 г. на Председателя на Патентното ведомство на Р. Б.
ИЗПРАЩА преписката на органа със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.
ОСЪЖДА Патентното ведомство на република България, седалище и адрес гр. С., бул. Г.М.Д“ №52а да заплати на "Ко. Да. П. К. Д продуктс С.п.А", Италия и на „ИФФКО Италия С.р. п.“, Италия, по 570 лв. (петстотин и седемдесет лева) разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.