Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по касационна жалба на „ОМВ Акциенгезелшафт“ Австрия срещу решение № 6253/11.11.2020г. на Административен съд София - град постановено по адм. дело № 1098/2020г., с което е отхвърлена жалбата на дружеството срещу решение № 102/29.08.2019г. на председателя на Патентно ведомство, с което е отменено решение от 24.03.2017г. по опозиция, с което е постановен пълен отказ за регистрация на марка с вх. № 136522 DMV и е върната заявката за продължаване на производството по разглеждането и.
Касационният жалбоподател навежда доводи за неправилност на съдебното решение, поради нарушение на материалния закон, съществено нарушени ена съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК.
Твърди, че съдът е обосновал крайния си правен извод, касаещ наличие на схадство или не на двете марки изцяло върху заключението на назначената съдебно-маркова експертиза, като последната е противоречива, необоснована и субективна. В.л. е извършило сравнение между марките визуално и фонетично въз основа на правила за оценка на сходство, които не са приложими в конкретния случай. Сочи се още, че визуалното сравнение на марките е направено въз основа на грешно изписване на процесните марки – в. л. е разглеждало марките не както са изписани на латиница, а на кирилица. Според касатора правно релевантно е само визуалното сравнение между юридическите параметри на по-ранната регистрирана марка, а по-късната заявена марка – така, както са регистрирани.
Сочи се, че в конкретния случай е неприложим принципа на оценка на кратките знаци, както е посочено от в. л. и липсва извършване на обективна обосновка и анализ на буквите „O“ и „D“, както и безспорното сходство в изписването на буквите.
Касаторът твръди, че въз основа на неправилния извод за липса на сходство между знаците и при потвърдено сходство/идентичност между сравняваните стоки и услуги, неправилно АССГ е стигнал до извод за липса на вероятност за объркване на потребителите. Твръди се, че двете марки по-ранно регистрараната OMV и процесната DMV са сходни такива с оглед наличието на доминаращите словни елементи. Неправилно АССГ и в противоречие с Насоките на СЕСИС е приел, че липсва визуално сходство между двете марки, тъй като в конкретния случай е налице идентичност на словните елементи, а фигуративния такъв няма семантично значение, нито изпъква стилизиращо, то знаците са сходни. В конкретния случай стилизиращият правоъгълник на заявената марка DMV не е в състояние да създаде визуално различие между сравняваните марки, а по-скоро се възприема като декоративен елемент, което води и до визуално сходство на двете марки.
Според касатора е налице и фонетично сходство поради наличието на създадено цялостно фонетично впечатление, дължощо се на общи срички в двете марки.
Налице е и концептуално сходство между марките, тъй като знаците и на двете марки са отнасят до една и съща концепция.
Предвид на горното касаторът счита, че е налице изключителна висока вероятност за объркване на потребители от ЕС, тъй като не биха могли да сравнят внимателно всички елементи на двете марки и да ги отличат една от друга.
Твърди се, че е налице и фактическия състав на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО, тъй като марката OMV е такава ползваща се с известност и тя е обект на защита, дори и степента на сходство в знаците да не поражда вероятност от объркване.
Иска се отмяна на съдебното решение и връщане на делото за ново разглеждане от друг съдебен състав или постановяване на акт по същество на спора, като се отмени оспорваното решение на председателя на Патентно ведомство. Претендират се разноски.
Ответната страна – Председател на Патентното ведомство на Р. България, чрез процесуалния си представител оспорва касационната жалба. Претендира разноски за юрисконсултско възнаграждение.
Ответната страна – „Г С Комерс“ ООД намира касационната жалба за неоснователна по съображения подробно изложени в депозираните по делото писмени отговори. Моли съда да потвръди решението на АССГ и претендира разноски.
Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за основателност на касационната жалба.
Върховният административен съд, седмо отделение, като се запозна със събраните по делото доказателства, съобрази доводите и възраженията на страните и обсъди наведените касационни основания и тези по чл. 218, ал. 2 АПК, намира за установено от фактическа и правна страна следното:
Касационната жалба е допустима, като подадена в срока по чл. 211 АПК от надлежна страна, участник в първоинстанционното производство, имаща право и интерес от оспорването и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Разгледана по същество, жалбата е основателна.
Административното производство е започнало със заявка за регистрация на марка с вх. № 136522 „DMV“, комбинирана, за стоки и услуги в класове 1, 3 и 4 на МКСУ, подадена от „ГС Комерс” ООД.
На 28.08.2015г. от името на „ОМВ Акциенгезелшафт”, Австрия, е постъпила опозиция срещу заявената регистрация. В опозицията е изложено, че дружеството е притежател на по-ранна марка на Европейския съюз № 221598 „OMV“, комбинирана, регистрирана на 21.03.2000г., със срок на закрила до 08.09.2027г. за стоки и услуги в класове 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 19, 36, 37, 39, 40 и 42 на МКСУ. Изложени са доводи, че и при двете марки отличителността идва от словния елемент, което в допълнение към сходството в предлаганите стоки и услуги обуславя идентичност и сходство на марките, които могат да доведат до вероятност за объркване у потребителите, включваща възможност за свързване с по-ранната марка. Сочи се, че марката OMV се ползва с повишена отличителност и известност към март/април 2013 г. /релевантния 5- годишен срок/ и използването на новозаявената марка, поради високата степен на сходство между двете, би довело до неоснователно облагодетелстване от отличителния характер и известността на по-ранната марка.
С решение от 24.03.2017г. на състав по опозиции към ПВ, опозицията е счетена за основателна и опозиционният състав постановява пълен отказ за регистрация на заявената марка на територията на Р. Б.
Срещу решението на опозиционния състав е подадена жалба от „ГС Комерс” ООД, като административното производство приключва с издаване на процесното решение № 102/29.08.2019г. на председателя на Патентно ведомство, с което е отменено решението на опозиционния състав.
Относно опозицията по чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО отм. ДВ бр. 98/13.12.2019г./, органът е приел, че марка №221598 „OMV“ е използвана реално в релевантния 5 - годишен период по отношение на стоките и услугите, за които е регистрирана и че има сходство между продуктите на марките, но не и идентичност и сходство между самите марки. Счел е, че не са налице и предпоставки за приложението на чл. 12, ал. 3 ЗМГО отм. отново поради липса на сходство между марките.
На база на така установените факти, съдът е приел от правна страна, че решението е издадено от компетентния административен орган, съгласно чл. 45, ал. 4 ЗМГО отм. , в установената форма и при спазване на специалните административнопроизводствените правила по ЗМГО - надлежно са разменени книжата между молителя и притежателя на марката, изразените от тях възражения и становища са обсъдени от административния орган.
Първоинстанционния съд изцяло е споделил мотивите на административния орган е и приел, че независимо от идентичността и сходството на част от сравняваните стоки, поради липса на сходство между знаците, липса на вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на заявената с по-ранната марка то не са налице предпоставките на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО отм. , Приел е и доводите на административния орган, че по-ранната марка, в резултат на продължителното си и непрекъснато използване, както и вследствие на интензивното и рекламиране е придобила определено ниво на известност за част от стоките и услугите, за които е регистрирана, но тъй като между знаците на процесната и по-ранната марка липсва сходство то е неприложима и нормата на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО отм. ,
Предвид на горното АССГ е отхвърлила подадената от „ОМВ Акциенгезелшафт“ Австрия жалба срещу решението на Председателя на Патентното ведомство. Решението е неправилно.
Не се спори между страните, че марка на Европейския съюз № 221598 „OMV“ е използвана реално по смисъла на чл. 19, ал. 2 ЗМГО отм. , в релевантния период – 29.05.2010г. – 29.05.2015г., по отношение на стоките и услугите, за които е регистрирана.
Не се спори между страните относно наличието на идентичност и сходство на стоките и услугите на марките в конфликт (част от стоките от клас 1 и стоките от клас 4 са идентични, а част – сходни), както и по отношение на факта, че за стоките от клас 3 на по-ранната марка липсват доказателства за реално използване от страна на опонента.
Основният спор между страните е във връзка със сравнението на марките и наличието на сходство между тях.
Съгласно чл. 38б, ал. 1, т. 1 ЗМГО отм. , притежателят на по-ранна марка, по смисъла на чл. 12, ал. 2 и 3, може на основание чл. 12, ал. 1 да подаде опозиция срещу регистрацията на марка, заявена по реда на закона.
Разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО отм. предвижда, че при подадена опозиция съгласно чл. 38б, не се регистрира марка, когато поради нейната идентичност или сходство с по-ранна марка и идентичността или сходството на стоките или услугите на двете марки съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка Съгласно чл. 12, ал. 3 ЗМГО отм. , не се регистрира марка, която е идентична или сходна на по-ранна марка и е предназначена за стоки и услуги, които не са идентични или сходни на тези, за които по-ранната марка е регистрирана, когато по-ранната марка се ползва с известност на територията на Р. Б и използването без основание на заявената марка би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би ги увредило.
Процесната заявена за регистрация марка е „DMV”, комбинирана, с вх. № 136522 от 08.04.2015г., за стоки и услуги в класове 1, 3 и 4 на МКСУ. Заявката за регистрация съдържа претенция за защитени цветове: червен и съответното изображение.
По-ранната противопоставена марка на ЕС с рег. № 221598, „OMV“, фигуративна, заявена на 08.09.1997г., регистрирана на 21.03.2000г., със срок на закрила до 08.09.2027г., за стоки и услуги в класове: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 19, 36, 37, 39, 40 и 42, като с опозицията са противопоставени стоки и услуги от класове 1, 3и 4.
Противопоставената марка е фигуративна, като в обжалвания акт, административния орган я е определил веднъж като словна, а друг път като комбинирана.
По-ранната марка, рег. № 221598, „OMV“, фигуративна, представлява съчетание от словен елемент в нестандартен шрифт.
Съгласно т. 2.2.4 от Методическите указания за прилагане на чл. 12 от ЗМГО (ЗАКОН ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ) (МУ), при сравнение на фигуративна с комбинирана марка се преценява въздействието на образния елемент в състава на комбинираната марка.
За всеки конкретен случай трябва да се прецени въздействието на образния и словния елемент, като се отчита впечатлението от марката като цяло.
Цялостната преценка на конфликтните марки трябва да се основава на цялостното впечатление, което правят марките, като се вземат под внимание по-специално техните отличителни и доминиращи компоненти.
В съответствие с т. 2.2.1 МУ, под „отличителен” елемент се разбира този елемент в състава на марките, който в най-голяма степен служи за осъществяване на основната функция на марката – да отличава стоките и/или услугите на едно лице от тези на други лица. „Доминиращ” елемент е този, който благодарение на графичното си представяне обуславя общото впечатление, което марката оставя у потребителите. Доминиращият елемент не винаги е отличителен, както и обратното.
Общата оценка на сходството на марките се базира на факта, че потребителите нямат навика да анализират марката в детайли, защото обичайно се фокусират върху отличителните и доминиращи елементи по-лесно, отколкото върху останалите елементи на марката.
При сравнение на марките в цялост, от значение е степента на сходство между тях, а не дали могат да бъдат разграничени една от друга, като винаги следва да се отчита влиянието на доминиращите и отличителни елементи в състава им.
Съгласно т. 2 от Насоките за проверка в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) на марки на общността, част В Възражение, раздел 2 Идентичност и вероятност от объркване, глава 5 Доминиращ характер (Насоките, редакция 01.02.2015г., към датата на подаване на опозицията), практиката на Службата е да ограничава понятието за доминиращ елемент до визуалното въздействие на елементите на знака, т. е. да използва понятието изключително като означаващо „визуално изпъкващ“.
И в случай на „комбинирани“ знаци (знаци, състоящи се от повече от един елемент, например словен и фигуративен елемент, словни знаци от няколко части) общото правило изисква сравняване на тези знаци в тяхната цялост, отчитайки предимно създаваното цялостно впечатление. Средният потребител обикновено възприема дадена марка като цяло и не анализира отделните елементи от нея (решение от 12 юни 2007, C-334/05 P, Limoncello, т. 35). В допълнение към това отличителният характер на съвпадащите/общите елементи има решаваща роля за констатирането на сходство между знаците като част от цялостната преценка за вероятността от объркване.
По–ранната марка се състои само от словен елемент, представен в шрифт с ниска степен на стилизация, поради което няма доминиращ елемент в състава й, а отличителен е словният елемент „OMV“, както е приел и административният орган в оспорваното решение.
Атакуваната марка съдържа словния елемент „DMV“ и фигуративен елемент с неправилна форма и червен цвят, наподобяващ флаг. В процесната марка доминиращ е словният елемент „DMV“, който е представен с масивни удебелени букви и заема значителна площ в композицията.
Както правилно приемат и първоинстанционният съд, и административният орган, отличителността на знака се носи в по-голяма степен от словния елемент „DMV“, тъй като той е визуално изпъкващ. Фигуративният елемент от процесната марка представлява трудно определим обект, поради което по–трудно ще бъде запомнен и възпроизведен от потребителите и те биха насочили вниманието си към словния елемент. Когато знаците се състоят както от словни, така и от фигуративни компоненти, принципно словният компонент на знака обикновено има по-силно въздействие върху потребителя, отколкото фигуративният компонент. Това се дължи на факта, че потребителите не са склонни да анализират знаците и по-лесно назовават въпросните знаци чрез техните словни елементи, отколкото описвайки техните фигуративни елементи (решение от 14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, точка 37; решение от 19/12/2011 R 0233/2011-4, Best Tone, точка 24; решение от 13/12/2011 R 0053/2011-5, Jumbo, точка 59).
Отличителният характер на по–ранната марка е един от факторите, който следва да се отчита при преценката за вероятност от объркване. Колкото е по–висока степента на отличителност на по-ранната марка, толкова по–голяма ще бъде вероятността за объркване (решение от 11 ноември 1992 г., С-251/95, Sabel, точка 24).
От представените доказателства за реално ползване на по–ранната марка, описани подробно и анализирани в обжалвания административен акт, се установява, че дружеството, подало опозиция, е реализирало значителни обеми продажби на различни видове горива и масла с по - ранната марка, като са проведени и редица рекламни кампании. Освен това, резултатите от проведените проучвания показват много висока разпознаваемост на марката сред потребителите във връзка с бензиностанции и горива. Изложеното обосновава извод за повишена отличителност на по-ранната марка, както правилно приема първоинстанционният съд.
Вероятността от объркване на потребителите се повишава, когато отличителният характер на общия елемент е придобит чрез използване.
По изложените съображения, при извършения анализ на марките, правилно и първоинстанционният съд, и административният орган, са обърнали внимание на словния елемент в марките, който в процесната марка е доминиращ и отличителен, а в по – ранната, отличителен.
Безспорно двете марки не са идентични.
Анализът за сходство на марките включва преценка на факторите свързани с фонетичното, визуалното и смисловото сходство, като съдът ще извърши налази на всеки един от посочените фактори, за да установи дали реално е налично сходство между по-ранната марка и тази на опонента.
По отношение визуално сходство, следва да се има в предвид следното:
И двете марки съдържат трибуквени означения /главни букви/, представени с подобен шрифт, като първите им букви са „O“, респективно „D“, а останалите две букви са идентични – „MV”. В обжалвания административен акт, органът неправилно е извършил сравнение не на главни букви, каквито са буквите в сравняваните марки, а на малки букви, като в този случай разликата в графиката между малки букви o/d и главни букви O/D е съществена.
Настоящия съдебен състав счита, че първите букви на двете марки имат много близка графика, а останалите две са идентични, т. е. степента на визуално сходство е висока. Неправилно АССГ е приел, че процесната и противопоставимата марки са с различно визуално въздействие, с оглед посоченото по-горе.
По отношение фонетичното сходство - словните елементи „OMV“ и „DMV“ биха се произнесли съответно като „о–ем-ви” и „ди–ем–ви” на английски език или „ о-ем-ве” и „де-ем-ве” на немски език. Знаците са фонетично сходни към средна степен, тъй като наличието на отлика в първите им срички не успява да преодолее значително близкото им звучене в цялост.
По делото не е спорно, че между марките няма смислово сходство или идентичност.
От гледна точка на общото впечатление, създадено от разглежданите марки, наличието на визуално сходство във висока степен, фонетично сходство в средна степен и липса на смислово сходство, съдебния състав на ВАС достига до извод, че сходството между тях е високо, за разлика от изводите на първоинстанционния съд.
Дължината на знаците може да повлияе на създаваното от тях цялостно впечатление и по този начин на различията между тях. По принцип колкото по-кратък е един знак, толкова по-лесно потребителите възприемат всички негови отделни елементи. И обратно, потребителите обикновено по-трудно улавят разликите между по-дълги знаци. При все това всеки конкретен случай трябва да се преценява според своята специфика, отчитайки всички релевантни фактори.
Сравняването на знаци, състоящи се от една единствена буква или комбинация от три или по-малко от три букви, които не могат да бъдат разпознати като дума, се извършва по същия ред, както това за словни знаци, съдържащи дума, име или измислено понятие (06/10/2004, T-117/03 - T-119/03 & T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 47-48; 10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202, § 49).
Що се отнася до общата оценка за вероятността от объркване, фактът, че две марки, състоящи се от една и съща буква (или от една и съща последователност от букви), са окачествени като идентични от фонетична и концептуална гледна точка, е от значение по отношение на оценката за наличие на вероятност от объркване. В такива случаи, единствено когато по-късната марка създава достатъчно различно визуално впечатление, може със сигурност да се изключи съществуването на вероятност от объркване (T-187/10, G, EU:T:2011:202, § 60). Следователно вероятност от объркване може със сигурност да се изключи, когато два противоречащи знака, макар и да съдържат или да се състоят от една и съща единствена буква или съчетание от букви, което не може да бъде разпознато като дума, са достатъчно различно стилизирани или съдържат достатъчно различен фигуративен елемент, че тяхното различно цялостно графично изображение да изпъква пред общия словен елемент. По-изразеният отличителен характер на по-ранната марка, съдържаща съчетание от букви, не може да обоснове констатация за вероятност от объркване, ако цялостното визуално впечатление от знаците е толкова различно, че категорично ги различава, какъвто не е настоящият случай.
Когато в производството се установи, че по-ранната марка е придобила по-изразен отличителен характер чрез интензивна употреба или известност, въздействието му върху крайния резултат трябва да бъде внимателно оценено.
Визуалното сходство между марките е високо, доминиращ и отличителен елемент в процесната марка е словният, както и че по – ранната марка се ползва с повишена отличителност в резултат на използване.
С оглед изложеното, АССГ неправилно е приел, че не налице предпоставките на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО отм. , като е отхвърлил подадената жалба. В горния смисъл е постановено решение по идентичен казус - № 15114/08.12.2020г., постановено по адм. дело № 6063/2020г. на ВАС.
В съответствие с чл. 12, ал. 3 ЗМГО отм. , не се регистрира марка, която е идентична или сходна на по-ранна марка и е предназначена за стоки и услуги, които не са идентични или сходни на тези, за които по-ранната марка е регистрирана, когато по-ранната марка се ползва с известност на територията на Р. Б и използването без основание на заявената марка би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би ги увредило. Според чл. 50а, ал. 2, т. 2 ЗМГО отм. признаването на марка за общоизвестна е допустимо да се извърши в рамките на производство по опозиция срещу заявена марка или в производство по заличаване на регистрирана марка.
В случая по отношение на стоките от клас 3 на марката на опонента, касаещи почистващи препарати, липсва сходство със стоките и услугите предлагани от носителя на по-ранната марка. Но предвид на високата степен на сходство между марките и високата степен на известност на по – ранната марка, съдът приема, че е налице вероятност за възползване от отличителния характер и известността на по - ранната марка по смисъла на чл. 12, ал. 3 ЗМГО отм. , С оглед на извършения по-горе анализ за наличие на предпоставките на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО отм. , които са идентични с тези на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО отм. , настоящата съдебна инстанция приема, че по отношение стоките от клас 1 и клас 4 на по-ранната марка и тези на процесната е налице сходство и, че това води до несправедливо облагодетелстване от известността на по-ранната марка и до увреждане изразяващо се в финансови загуби поради факта, че потребителите биха закупували стоки с марка DMV, погрешно приемайки ги за такива с марка OMV.
С оглед изложеното, първоинстанционния съд неправилно е приел, че не са налице предпоставките на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО отм. , като е отхвърлил жалбата на „ОМВ Акциенгезелшафт“ Австрия, в тази и част.
Видно от изложеното съдът неправилно е приложил материалния закон. Решението му е неправилно и следва да бъде отменено. Делото е изяснено от фактическа и правна страна, като безспорно се установява наличието на предпоставките на чл. 12, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от ЗМГО отм. , Това прави Решение № 102/29.08.2019г. на председателя на Патентното ведомство на Р. Б незаконосъобразно и съдът следвало да го отмени. Тъй като характерът на административния акт не позволява съдът да реши въпроса по същество, на основание чл. 173, ал. 2 АПК, преписката следва да бъде върната на органа за издаване на нов акт, съобразно дадените по-горе задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.
С оглед на изхода от делото, направено от касатора искане и на основание чл. 143, ал. 1 АПК съдът следва да осъди Патентно ведомство – юридическото лице, в чиято структура се намира органът – ответник, да заплати на „ОМВ Акциенгезелшафт“ Австрия направените по делото разноски за заплатена д. т. в размер на 370лв. Други разноски не са претендирани, а илипсват доказателства за извършването им.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2 във вр. с чл. 222, ал. 1 АПК Върховният административен съд
РЕШИ:
ОТМЕНЯ решение № 6253/11.11.2020г. на Административен съд София - град постановено по адм. дело № 1098/2020г., и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Решение № 102/29.08.2019г., на председателя на Патентното ведомство на Р. Б, с което е отменено решение № от 24.03.2017г., по опозиция вх. № 1309280/28.08.2015г., с което е постановен пълен отказ за регистрация на марка с вх. № 136522 DMV, комбинирана и е върната заявката за продължаване на производството.
ИЗПРАЩА преписката на председателя на Патентното ведомство на Р. Б за издаване на нов акт, съобразно дадените задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.
ОСЪЖДА Патентно ведомство на Р. Б, гр. С., бул. "Г.М.Д" № 52 б, да заплати на „ОМВ Акциенгезелшафт“ Австрия, сумата от 370.00лв. /триста и седемдесет/, разноски по делото за касационната инстанция.
Решението е окончателно.