Върховният административен съд на Р. Б. - Седмо отделение, в съдебно заседание на трети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: Д. М. Членове: КАЛИНА АРН. А. при секретар А. И. и с участието на прокурора К. Н. изслуша докладваното от съдията К. А. по административно дело № 10625/2023 г.

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационни жалби от "Никми" АД и от председателя на Патентно ведомство на Р. Б. (ПВ) срещу Решение №2732 от 21.04.2023 г. на Административен съд София - град (АССГ) по адм. дело № 1778/2021 г.

С обжалваното решение е отменено Решение №381 от 08.12.2020 г. на председателя на ПВ, заличена е, на основание чл. 36, ал. 3, т. 1, във вр. с чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО), по искане на Millennium Copthorne International Limited, Сингапур c вх. № 70132219 от 26.11.2019 г., регистрацията на марка с peг. № 93643 - MILLENIUM CENTER SOFIA, регистрирана на 27.04.2016 г. с притежател "Никми" АД, в частта за услугите по клас ресторантьорство; временно настаняване - услуги по резервации за временен подслон, резервации за хотели; по клас 35 - административно управление на хотели, както и по клас 36 - отдаване под наем на недвижими имоти като къщи или апартаменти за жилищно ползване и е оставено без уважение искането за заличаване в останалата част - за останалите услуги от класове 35 и 43, както и 36 и 41 на Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ).

Касационният жалбоподател – "Никми" АД счита обжалваното решение за недопустимо, в частта, с която АССГ е заличил регистрацията на марка pег. № 93643 MILLENIUM CENTER SOFIA и неправилно, постановено в противоречие на материалния закон, в частта с която съдът е отменил решението на председателя на ПВ - отменителни основания по чл. 209, т. 2 и 3 АПК.

Посочва, че с втория си диспозитив, съдът се е произнесъл по същество по искането за заличаване на процесната марка, без да има компетентност да реши въпроса по същество. Това е в правомощията единствено на председателя на ПВ. Част от втория диспозитив е недопустим и на по-тясно, допълнително основание. В него са изброени услугите „ресторантьорство; временно настаняване“ в клас 43 МКСУ и „отдаване под наем на недвижими имоти като къщи или апартаменти за жилищно ползване“ в клас 36 МКСУ, а видно от общодостъпния Държавен регистър на марките правната закрила на процесната марка peг. № 93643 MILLENIUM CENTER SOFIA не включва услуги с тези формулировки, вписани в регистъра.

Излага, че неправилно АССГ е приел, че е било доказано „реално“ използване на всяка от по-ранните марки на искателя по искането за заличаване за всичките им услуги в релевантния за спора период.

С оспорения пред АССГ административен акт е приложена нормата на чл. 77, ал. 5 ЗМГО. Регламентът, към който препраща чл. 77 ЗМГО, изисква кумулативно да се докаже наличието на няколко предпоставки. Първата е да се докаже използване през петте години, предхождащи датата на подаване на искането за заличаване, или доказателства, че съществуват основателни причини за неизползването (в случая 26.11.2014 г. 26.11.2019 г.) и - доколкото е приложимо, а в настоящия случай е - да се докаже използване през петте години, предхождащи датата на подаване на заявката за регистрация или датата на приоритета на марката - обект на искането за заличаване, или доказателства, че съществуват основателни причини за неизползването (в случая 13.03.2010 г. -13.03.2015 г.).

Втората е видът, в който се използва марката на Европейския съюз (ЕС) да се различава от регистрирания й вид единствено по елементи, които не променят отличителния характер на марката. Видът, в който са използвани по-ранните четири марки и дали той се различава от регистрирания им вид дотолкова, че да променя отличителността им, е един от трите основни спорни факта по делото (вторият е за какви конкретни услуги се отнася демонстрираното използване, а третият - дали то е било с достатъчен интензитет). В решението на АССГ няма произнасяне по този въпрос. По делото не е доказано използване на по-ранните марки в регистрирания или в несъществено различен от регистрирания им вид. По-ранните словни и комбинирана марки не са използвани във вида, в който са регистрирани, а словният елемент „Millennium“ никога не е използван самостоятелно. Елементът „Millennium”, поради широкото си използване от различни лица и в различни отрасли, включително в хотелския сектор, е със степен на отличителност поне под средната. За да се счете за реално използване на марката, различията винаги трябва да са само в елементи, които не променят отличителния й характер. Добавените при използването фигуративни елементи, както и другите словни елементи в наименованията на различните хотели са отличителни, дори често и доминиращи визуално. Посоченото води до извод, че по-ранните марки са използвани в съществено различен вид.

„Реално“ използване трябва да се установи за всяка конкретна регистрирана стока или услуга, за която се твърди, че конкретната марка е реално използвана - а не за някакви неясно определени групи стоки/услуги, предлагани под неясно коя точно конкретна марка. Не е достатъчно представянето на доказателства, които са общи за хотелската група, нейния имидж и репутация, или са недатирани, или са някакви обобщени информационни извадки за посещения на сайтове, които далеч не са относими единствено към използването на процесиите марки. Причината е, че не може да се установи ясна връзка между конкретните по-ранни марки и съответните им конкретни услуги, което е основен подлежащ на доказване факт. Чрез такива доказателства единствено се установява, че хотели с наименования, съдържащи някои съставни елементи от по-ранните марки, съществуват

и реализират дейност, като част от някаква хотелска група, която реализира голям оборот и (евентуално) се ползва с добра репутация сред потребителите. Тези доказателства обаче не обосновават „реално“ използване на конкретните четири марки, още по-малко - за всичките им конкретни услуги. Доказателствата са обсъдени привидно от АССГ - съдът просто ги е изброил и е обявил, че според него доказват реално използване, без да посочи кои са фактите, на които базира този извод, кои от тях са установени, по отношение на кои марки, за кои техни услуги. Представените от насрещната страна доказателства не установяват реално ползване на марките за услугите от класовете 35, 36, 42 и 43 на МКСУ. От доказателствата може да се заключи, че притежателят на по-ранните марки е доказал съществуването и функционирането на хотели с наименование, включващо MILLENIUM, но този факт не е тъждествен на реално използване на конкретните четири по-ранни марки за техните конкретни услуги, както неправилно е приел АССГ.

Използването трябва да може да създаде или поддържа пазарен дял. АССГ не е подложил на преценка интензитета на използването на всяка от по-ранните марки (с оглед вида на конкретните им услуги, пазара им и честотата на използването). Посочил е, че дейността на хотелите е „рекламирана широко“, без да обоснове дали рекламата е касаела именно конкретните по-ранни марки и именно конкретните им услуги, чието използване е следвало да се докаже. Пред АССГ не е бил доказан интензитет на използване в релевантния период на нито една от четирите по-ранни марки за нейните конкретни услуги.

Прави искане решението да бъде обезсилено, в частта с която съдът е заличил регистрацията на процесната марка peг. № 93643 MILLENIUM CENTER SOFIA за всички изброени в тази част на решението услуги, както и да бъде отменено, в частта, с която е отменено решението на председателя на ПВ. Претендира присъждане на разноски.

Касаторът се представлява от адв. А. С..

Касационният жалбоподател - Председателят на Патентно ведомство счита обжалваното решение за неправилно, като постановено в нарушение на материалния закон, при съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необосновано - отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК.

Излага фактическия състав, който трябва да се изследва при подаденото от Millennium Copthome International Limited, Сингапур искане за заличаване на регистрацията на марка с peг. № 93643 MILLENNIUM CENTER SOFIA, словна, на основание чл. 26, ал. 3, т. 1 във вр. с чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО (отм.), съответстващо на чл. 36, ал. 3, т. 1 във вр. с чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО.

Посочва, че в срока за възражение срещу искането за заличаване, по смисъла на чл. 76, ал. 1 ЗМГО, притежателят на атакуваната марка, на основание чл. 77, ал. 1 и 3 ЗМГО, е поискал доказване на реално използване на по-ранните марки на искателя във връзка със стоките и услугите, за които същите са регистрирани. Това е подлежащото на доказване обстоятелство, преди да се извърши анализ за наличието на фактическия състав на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО. Предвид разпоредбите на чл. 77, ал. 1 и 3 ЗМГО, релевантният период за преценка на реалното използване на по-ранните марки на искателя е 5-те години преди датата на заявяване на атакуваната марка: 13.03.2010 г. - 13.05.2015 г., както и 5 - те години преди датата на подаване на искането за заличаване 26.11.2014 г. - 26.11.2019 г. От това следва, че периодът на доказване е от 13.03.2010 г. - 26.11.2019 г. След разглеждане на всички приобщени по административната преписка материали и след преценката им поотделно и съвкупно, административният орган е стигнал до обоснованото заключение, че не може да бъде направен извод за реално използване на противопоставените по-ранни марки на ЕС в рамките на релевантния период. Поради това председателят на ПВ не е извършвал преценка за приложимостта на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО.

Погрешно АССГ е приел, че административният орган е бил длъжен да посочи на първо място дали приема, че между по-ранните марки и атакуваната марка е налице идентичност или сходство до степен, че да създаде вероятност за объркване на потребителите и едва тогава да изследва реално използване на по-ранните марки. Наред с това съдът е тълкувал погрешно закона и е приел, че ако органът приеме идентичност или сходство между марките в конфликт, то тогава би било безпредметно да се разглежда въпросът доказано ли е реално използване на по-ранните марки. Поради това съдът е определил неправилно предмета на образуваното пред него дело. Не може за първи път съдът да се произнася по въпроси, които са от компетентността на административния орган, а същият не е изследвал, тъй като подобна преценка попада извън обхвата на предмета на делото. Въпреки горното, съдебният състав е извършил анализ за наличието на елементите от фактическия състав на разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО. От решението не става ясно кои конкретни услуги на процесната марка са счетени за идентични на услуги на по-ранните марки, както и защо е направен извод за идентичност на определени услуги, тъй като липсват каквито и да е мотиви. Съдебният състав е направил заключение за визуално и фонетично сходство във висока степен на марките в конфликт, заради словният елемент „MILLENNIUM”, при липса на какъвто и да е сравнителен анализ между атакуваната марка и всяка една от противопоставените марки. Едва след като е преценил, че е налице вероятност за объркване между атакуваната марка с peг. № 93643 „MILLENNIUM CENTER SOFIA” и по-ранните марки на искателя, съдебният състав е извършил проверка по отношение на въпроса налице ли е реално използване на противопоставените марки на Millennium Copthome International Limited.

Съдебният състав не е направил разграничение между понятията реално използване на по-ранните марки и използване в търговската дейност. Без да изложи каквито и да е мотиви и да направи анализ на приобщените по делото доказателства, съдебният състав е посочил, че изводът на административния орган за липса на реално използване на по-ранните марки от страна на искателя е неправилен.

След като е установил, макар и погрешно, че по-ранните марки на жалбоподателя са реално използвани за част от услугите, за които същите са регистрирани, съдът е следвало да отмени решението на председателя на ПВ и да върне преписката за ново произнасяне, в това число и за извършване на преценка за приложимостта на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО. Недопустимо е съдът да заличава регистрация на марка, тъй като този въпрос е изцяло от компетентността на председателя на ПВ. Наред с това атакуваната марка е заличена за стоки от клас 36 МКСУ, за които не е регистрирана.

Решението е неправилно и в частта за разноските. Съдът не е коментирал възраженията направени от председателя на ПВ за прекомерност на претендираното адвокатско възнаграждение от страна на процесуалния представител на жалбоподателя. Съответно не са изложени и мотиви, защо възражението на ответника е отхвърлено като неоснователно. Съгласно разпоредбата на чл. 84, ал. 5 ЗМГО на административния орган не се възлагат разноски при отмяна по съдебен ред на решения, въз основа на факти и доказателства, които жалбоподателят е могъл да узнае, посочи и представи в производството пред Патентното ведомство. Единствените споменати доказателства за реално използване на по-ранните марки са тези представени от жалбоподателя в хода на съдебното производство, а същият не е бил лишен от възможността да представи материалите и в рамките на административното.

Прави искане решението да бъде отменено и делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на АССГ. Алтернативно, прави искане, след отмяната на решението съдът да се произнесе по съществото на спора и да потвърди в цялост решението на председателя на Патентно ведомство. Претендира разноски. В случай, че съдът прецени, че е налице реално използване на по ранните марки се позовава на разпоредбата на чл. 84, ал. 5 ЗМГО, съгласно която не следва да му се възлагат разноски. Ако насрещната страна претендира адвокатско възнаграждение надвишаващо минималния размер съгласно Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, прави възражение за прекомерност на претендираните разноски.

Касаторът се представлява от юрисконсулт Х. С..

Ответникът – Millennium Copthome International Limited – Сингапур, изразява становище за неоснователност на касационните жалби. Прави искане решението да бъде частично отменено, в частта която марка рег. № 93643 MILLENNIUM CENTER SOFIA е заличена за услуги от класове 35 и 36, за които същата не е регистрирана. Счита за правилни изводите на първоинстанционния съд за реално използване на по-ранните марки, както и за сходство между марките и услугите и моли те да бъдат потвърдени, като се върне преписката на административния орган за ново произнасяне, при съобразяване на мотивите на съда. Прави възражение за прекомерност на претендираните разноски.

Ответникът се представлява от адв. С. С..

Представителят на Върховната прокуратура дава заключение за частична основателност на касационните жалби.

Върховният административен съд, Седмо отделение, като се запозна със събраните по делото доказателства, съобрази доводите и възраженията на страните и обсъди наведените касационни основания и тези по чл. 218, ал. 2 АПК, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационните жалби са допустими, като подадени в срока по чл. 211 АПК, от надлежни страни и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

Разгледани по същество, жалбите са основателни.

За да постанови решението си, съдът е установил от фактическа страна, че производството е образувано по искане от 26.11.2019 г., подадено от Millennium Copthome International Limited – Сингапур, за заличаване на регистрацията на марка рег. № 93643 MILLENNIUM CENTER SOFIA – словна, регистрирана на името на "Никми" АД, на основание чл. 36, ал. 3, т. 1 във вр. с чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО (отм.). Посочено е, че поради нейната идентичност или сходство с по-ранните марки на искателя и идентичността или сходството на стоките или услугите на двете марки (всички услуги от класове 35 и 43 и конкретно посочени услуги от класове 36 и 41) съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка. В искането е посочено, че дружеството е регистриран собственик на по-ранни марки, сред които:

- марка на ЕС с № 000310623 „MILLENNIUM“ словна, регистрирана за услуги от класове 35 и 42 МКСУ, с право на приоритет за България от 01.01.2007 г.;

- марка на ЕС с № 000310649 „MILLENNIUM CLUB“, словна, регистрирана за услуги от класове 35 и 42, с право на приоритет за България от 01.01.2007 г.,;

- марка на ЕС с № 000312090 „MILLENNIUM CONFERENCE CENTER“, словна, регистрирана за услуги от класове 35 и 42, с право на приоритет за България от 01.01.2007 г.;

- марка на ЕС с № 004719902 „MILLENNIUM SUITES AND APARTMENTS“ комбинирана, регистрирана за услуги от класове 35, 36 и 43 МКСУ, с право на приоритет за България от 01.01.2007 г.

На 09.03.2020 г. от „Никми“ АД е подадено възражение по искането, с твърдение, че по-ранните марки, не са били реално използвани съгласно установеното в Регламент 2017/1001 във вр. с чл. 77, ал. 5 ЗМГО, с оглед на което е направено искане по реда на чл. 77, ал. 1 ЗМГО. Изложено е, че не е налице сходство между марките, което е до такава степен, че да създаде у потребителите вероятност от объркване по отношение произхода на услугите на противопоставените марки.

На 22.04.2020 г. от Millennium Copthome International Limited – Сингапур е депозирано становище по възражението. На 17.06.2020 г. са представени доказателства за установяване на реално използване на по-ранните марки.

На 23.07.2020 г. от „Никми“ АД е депозирано становище, в което се оспорва наличието на реално използване на марките по критериите на чл. 18 от Регламент 2017/1001.

На 17.11.2020 г. със заповед на председателя на ПВ е назначен състав по чл. 69, ал. 2 ЗМГО за изготвяне на становище по спора.

С обжалваното в производството Решение № 381 от 08.12.2020 г. на председателя на ПВ, издадено на основание чл. 76, ал. 7, т. 1 ЗМГО искането за заличаване регистрацията на марка рег. № 93643 MILLENNIUM CENTER SOFIA – словна е оставено без уважение. Мотивът за решаващия извод на административния орган е, че не са представени доказателства за реално използване на противопоставените по-ранни марки на ЕС в рамките на релевантния период.

В хода на производство пред първоинстанционния съд е прието заключение на съдебно-маркова експертиза (СМЕ).

При така установената фактическа обстановка първоинстанционният съд е приел, че актът е издаден от компетентен административен орган, в предвидената от закона писмена форма, с посочване на фактическите и правни основания за постановяването му и без допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила.

Счел е, че в производството пред Патентното ведомство, административният орган е бил длъжен при мотивиране на окончателния си акт по чл. 76, ал. 7 ЗМГО, да посочи на първо място дали приема, че между по-ранните марки и оспорената марка е налице идентичност или сходство до степен, че да създаде вероятност за объркване на потребителите. Ако органът приеме, че идентичност или сходство между марките по смисъла на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО липсва, то тогава би било безпредметно да се разглежда въпросът доказано ли е реалното използване на по-ранната марка в релевантния период по чл. 77 ЗМГО. Посочил е, че в административния акт липсват мотиви дали органът приема или не, че е налице идентичност между противопоставените марки. Поради това съдът е счел, че актът страда от порок във формата, в частност – не отговаря на изискванията за мотивираност, но той не може да служи като основание за отмяна на акта и връщането му за ново произнасяне от органа.

При проверка съответствието на акта с приложимите материалноправни разпоредби, съдът е счел, че решението е издадено в нарушение на материалния закон.

Изложил е, че по делото е безспорно, е че Millennium Copthorne International Limited, Сингапур е притежател на по-ранни марки на ЕС с право на приоритет за Р. Б. - марка на ЕС с № 000310623 „MILLENNIUM“ словна, регистрирана за услуги от класове 35 и 42 МКСУ, - марка на ЕС с № 000310649 „MILLENNIUM CLUB“, словна, регистрирана за услуги от класове 35 и 42, - марка на ЕС с № 000312090 „MILLENNIUM CONFERENCE CENTER“, словна, регистрирана за услуги от класове 35 и 42, и - марка на ЕС с № 004719902 „MILLENNIUM SUITES AND APARTMENTS“ комбинирана, регистрирана за услуги от класове 35, 36 и 43 МКСУ. Дружеството не е упражнило правото си да подаде опозиция, с оглед на което правилно искането му за заличаване е прието за допустимо. Правата върху тези марки са противопоставени на регистрацията на марка рег. № 93643 „MILLENNIUM CENTER SOFIA“ - словна, регистрирана на името на „Никми“ АД.

Изложил е, че словният елемент „MILLENNIUM“ представлява марка на ЕС № 000310623 и е включен в оспорената марка „MILLENNIUM CENTER SOFIA“, както и в другите противопоставени марки на искателя.

Посочил е, че дали словният елемент „MILLENNIUM“ притежава отличителен характер или не, се преценява в производството по регистрация на марката и е недопустимо в настоящото производство да се релевира възражение за наличие на основание за отказ за регистрация на по-ранната марка (а именно, че знакът, не притежава отличителен характер).

Изложил е, че оспорената марка „MILLENIUM CENTER SOFIA“ е регистрирана за услугите от клас 43 МКСУ - ресторантьорство; временно настаняване, който клас, съгласно обяснителните бележки, обхваща услуги, извършвани във връзка с приготвяне на храни или напити за консумация, както и временно настаняване, в частност: - резервации за временен подслон, например: резервации за хотели. В тази част регистрираните услуги са идентични с услугите съгласно калсификацията по МКСУ, за които са регистрирани по-ранните марки на Millennium Copthorne International Limited, Сингапур – „MILLENNIUM“, „MILLENNIUM CLUB“, „MILLENNIUM CONFERENCE CENTER“ и „MILLENNIUM SUITES AND APARTMENTS“. Счел е, че идентичност има и по отношение регистрираните услуги по клас 35 (административно управление на хотели), както и по клас 36 - отдаване под наем на недвижими имоти като къщи или апартаменти за жилищно ползване (по отношение на марка „MILLENNIUM SUITES AND APARTMENTS“).

Съдът е посочил, че словният елемент MILLENNIUM присъства, както в марките на искателя, така и в оспорената марка. Първата противопоставена марка се състои само от него, а в останалите той е първи акцентиращ и доминиращ визуално и фонетично елемент. Поради това съдът е приел, че визуалното и фонетично сходство между противопоставените марки е от висока степен.

Счел е, че високата степен на сходство между марките (на искателя от една страна и на заинтересованата страна - от друга) и идентичността и сходството на услугите, за които марките са регистрирани, мотивира извод за наличие на вероятност от объркване между сравняваните марки в съзнанието на потребителите. Достигнал е до извод, че е налице нарушение на чл.12, ал. 1 ЗМГО и основание по чл. 36, ал. 3, т. 1 ЗМГО за заличаване регистрацията на по-късната марка.

Приел е, че при преценка поотделно и в съвкупност на представените доказателства по категоричен начин се установява, че по-ранните марки реално са използвани в търговската дейност на дружеството, притежател на правата, за услугите, за които са регистрирани. Според съда приложените финансови отчети са категорично доказателство, че хотелите ползващи в наименованието си марката на жалбоподателя - Millennium Hotel Paris Charles de Gaulle, Millennium Hotel Glasgow, Millennium Bailey”s Hotel London Kensington, Millennium Gloucester Hotel London Kensington, Millennium Hotel London Knightsbridge, Millennium Hotel London Mayfair, Millennium Copthorne Hotels at Chelsea Football Club и Millennium Madejski Hotel Reading, са реално действащи и предоставящи услуги в сферата на хотелиерството, който факт и заинтересованата страна не оспорва. Хотелите са съществували и предоставяли хотелски услуги в рамките на релевантния период. Дейността им е рекламирана широко - в медии, социални мрежи, организирани и рекламирани са събития и кампании, като за всичко това са представени - снимки, брошури. В цялата дейност - както в същинската търговска дейност, така и при рекламата са използвани притежаваните от дружеството марки.

Представени са доказателства, че между искателя и популярен футболен клуб от футболното първенство на Англия - Chelsea Football Club е налице партньорство, като събития и изяви на представители на футболния клуб са осъществяват на територията на хотелите ползващи марките на Millennium Copthorne International Limited. Имената на цитираните хотели, съдържащи марките, се рекламират по време на срещите от футболното първенство на Англия, като е ноторен факт, че то е едно от най-популярните спортни събития в Европа. Поради това е незаконосъобразен изводът на административния орган, че не е доказано реалното използване на по-ранните марки. Категорично е доказано, че марките реално се използват в търговската дейност и за рекламиране предоставянето на услуги, за които са регистрирани - услуги по временно настаняване - в хотели. Според съда неправилно е пренебрегната доказателствената стойност на представената в административното производство клетвена декларация на Р. А. - вицепрезидент по продажбите за Великобритания и Европа на Millennium Copthorne International Limited, която е допустимо доказателствено средство съгласно чл. 97, т. 1, б. “е“ от Регламент 2017/1001. Посочените в декларацията обстоятелства са подкрепени от множеството други представени по делото доказателства, в това официални данни от финансовите отчети, рекламни материали, снимки и др., с оглед на което и следва да се кредитират.

По тези съображения, съдът е обосновал извод за незаконосъобразност на оспорвания административен акт и го е отменил, като наред с това е заличил, на основание чл. 36, ал. 3, т. 1, във вр. с чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО, регистрацията на марка с per. № 93643 - MILLENIUM CENTER SOFIA, регистрирана на 27.04.2016 г. с притежател "Никми" АД, в частта за услугите по клас ресторантьорство; временно настаняване - услуги по резервации за временен подслон, резервации за хотели; по клас 35 - административно управление на хотели, както и по клас 36 - отдаване под наем на недвижими имоти като къщи или апартаменти за жилищно ползване и е оставил без уважение искането за заличаване в останалата част - за останалите услуги от класове 35 и 43, както и 36 и 41 МКСУ

Решението е частично недопустимо, а в останалата си част е неправилно.

Решението, в частта, с която е заличена регистрацията на регистрацията на марка с per. № 93643 - MILLENIUM CENTER SOFIA, регистрирана на 27.04.2016 г. с притежател "Никми" АД, в частта за услугите по клас ресторантьорство; временно настаняване - услуги по резервации за временен подслон, резервации за хотели; по клас 35 - административно управление на хотели, както и по клас 36 - отдаване под наем на недвижими имоти като къщи или апартаменти за жилищно ползване и е оставено без уважение искането за заличаване в останалата част - за останалите услуги от класове 35 и 43, както и 36 и 41 МКСУ е недопустимо.

Съгласно чл. 76, ал. 8 ЗМГО решенията по ал. 7 се вземат от председателя на Патентното ведомство или от оправомощен от него заместник-председател. В текстовете на чл. 173 АПК изрично са регламентирани правомощията на съда при нищожност или отмяна на административния акт. Предвид разпоредбата на чл. 76, ал. 8 ЗМГО в случая не е приложима нормата на чл. 173, ал. 1 АПК, тъй като само председателят на Патентното ведомство или оправомощен от него заместник-председател, могат да вземат решенията по ал. 7 ЗМГО, а именно да оставят без уважение искането за отмяна или заличаване на регистрацията на марка, както и да отменят или заличават регистрацията на марка за част от стоките или услугите или за всички стоки или услуги. В случаите, когато въпросът е предоставен на преценката на административния орган, съдът не може да реши спора по същество, когато отмени приетия от него за незаконосъобразен административен акт. В такива случаи, относно правомощията на съда е приложима нормата на чл. 173, ал. 2 АПК, в хипотезата, когато естеството на административния акт не позволява решаването на въпроса по същество, съдът изпраща преписката на съответния компетентен административен орган със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. Това означава, че извън императивно регламентираните правомощия на съда е както заличаването на процесната марка за част от услугите, за които е регистрирана, така и оставянето без уважение на искането за заличаване за останалите услуги. Постановявайки диспозитив в посочения смисъл, съдът е излязъл извън правомощията си по чл. 173, ал. 2 АПК, т. е. постановил е решението си извън правораздавателната му власт, поради което е постановил недопустимо решение в посочената част.

При наличие на цитирания порок е приложима нормата на чл. 221, ал. 3 АПК в хипотезата, когато решението е недопустимо и то следва да бъде обезсилено в тази част.

Решението, в частта, с която е отменено Решение №381 от 08.12.2020 г. на председателя на ПВ е неправилно.

Съдът не е установил всички релевантни за спора факти и обстоятелства, не е обсъдил всички доказателства, в резултат на което е постановил решението си при допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила.

Съгласно разпоредбата на чл.172а, ал. 2 АПК към решението си съдът излага мотиви, в които се посочват становищата на страните, фактите по делото и правните изводи на съда.

Цитираната разпоредба задължава съда да изложи към решението си мотиви, въз основа на които то е постановено, които мотиви следва да съдържат становищата на страните, фактите по делото и правните изводи на съда. Именно в мотивите на съдебното решение следва да бъде даден отговор на важните и съществени въпроси, поставени за решаване на делото. В тях следва да са изложени фактите и обстоятелствата, които съдът е приел за установени въз основа на преценката на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и по вътрешно убеждение. Съобразно приетите за установени обстоятелства съдът следва да квалифицира фактите и да направи съответните правни изводи, които също следва да бъдат изложени в мотивите на решението. При мотивиране на фактическите и правни изводи на съда, същият следва да се произнесе по фактическите и правни доводи и възражения на страните, както и да обсъди събраните по делото доказателства, да посочи върху кои от тях основава приетата за установена фактическа обстановка, като обоснове приемането им или изключването от доказателствения материал.

Обжалваният административен акт е постановен в резултат на искане с вх. № 70132219 от 26.11.2019 г. от Millennium Copthome International Limited, Сингапур за заличаване на регистрацията на марка с per. № 93643 - MILLENNIUM CENTER SOFIA, словна. на основание чл. 26, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО (отм.) съответстващо на чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО (приложим, съгласно 5, ал. 2 ПЗР от ЗМГО).

Съгласно чл. 36, ал. 3, т. 1 ЗМГО регистрацията на марка се заличава и когато марката е регистрирана в нарушение на чл. 12 ЗМГО. Фактическият състав на чл. 36, ал. 3, т. 1, във вр. с чл. 12, ал. 1 ЗМГО включва: 1) по-ранно право върху марка; 2) идентичност или сходство между стоките или услугите на атакуваната и по-ранната марка; 3) идентичност или сходство между марките в конфликт; 4) вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка.

В хода обаче на административното производство от притежателя на марката, чието заличаване се иска, е направено искане на основание чл. 77, ал. 1 и 3 ЗМГО – за доказване на реално използване на по-ранните марки на искателя във връзка с услугите, за които същите са регистрирани. Предвид разпоредбите на чл. 77, ал. 1 и 3 ЗМГО релевантният период за преценка на реалното използване на по-ранните марки на искателя е 5-годишен период преди датата на подаване на искането за заличаване (т. е. от 26.11.2014 г. – 26.11.2019 г.), както и 5-годишен период преди датата на заявяване на атакуваната марка (13.03.2010 г. – 13.03.2015 г.). От това следва, че периодът на доказване е от 13.03.2010 г. - 26.11.2019 г. Съгласно чл. 36, ал. 8 ЗМГО, когато е подадено искане за заличаване на марка във връзка с основанията по чл. 12 от ЗМГО (както е в настоящия случай), регистрацията на марката не се заличава, ако по-ранната марка не е била реално използвана (когато е направено такова възражение от страна на притежателя на атакуваната марка).

Предвид изложеното правилно е възражението в касационната жалба на председателя на ПВ, че преди да се извърши анализ за наличието на фактическия състав на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО, трябва да се установи налице ли е реално използване на по-ранните марки на Millennium Copthome International Limited, Сингапур. Едва ако е установено реално използване на противопоставените марки трябва да се продължи с преценка за приложимостта на разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО.

В случая, в хода на административното производство от председателя на ПВ е прието, че не е установено реално използване на противопоставените марки, поради което не е извършена преценка налице ли е фактическият състав на разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО. Противно на регламентираната в закона поредност, която следва от разпоредбата на чл. 36, ал. 8 ЗМГО, първоинстанционният съд неправилно е приел, че органът е бил длъжен на първо място да посочи дали приема, че между по-ранните марки и оспорената марка и услугите, за които марките са регистрирани, е налице идентичност или сходство до степен, че да създаде вероятност за объркване на потребителите. Наред с това съдът неправилно е приел, че ако органът приеме идентичност или сходство между марките в конфликт, то тогава би било безпредметно да се разглежда въпросът доказано ли е реално използване на по-ранните марки. Поради това съдът е определил неправилно предмета на спора и се е произнесъл за първи път по въпроси извън предмета на делото (а именно относно наличието на елементите от фактическия състав на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО), по които не е налице произнасяне от административния орган.

При произнасянето си по въпроса налице ли е реално използване на противопоставените марки съдът не е извършил анализ на голяма част от приетите по делото доказателства. Направил е обобщен извод, че „при преценка поотделно и в съвкупност на представените доказателства по категоричен начин се установява, че по-ранните марки реално са използвани в търговската дейност на дружеството, притежател на правата, за услугите, за които са регистрирани“, като се е позовал единствено на представени по делото и неконкретизирани финансови отчети, неконкретизирани снимки и брошури, партньорство с футболен клуб и клетвена декларация на Р. А. - вицепрезидент по продажбите за Великобритания и Европа на Millennium Copthorne International Limited. Посочил е, хотелите ползващи в наименованието си марката на Millennium Copthome International Limited, Сингапур са реално действащи и предоставящи услуги в сферата на хотелиерството. Изложил е, че дейността на хотелите на дружеството е „рекламирана широко“, без да обоснове дали рекламата е касаела именно конкретните по-ранни марки и конкретните им услуги, чието използване е следвало да се докаже.

Съдът не се е произнесъл по релевантните въпроси за мястото, времето, степента/обема и естеството на използване на марките. Не е посочил кои от доказателствата за кои от услугите за които четирите марки са регистрирани според него установява реално ползване и дали то е било с достатъчен интензитет. В мотивите на решението конкретни услуги изобщо не са посочени, нито са коментирани в контекста на доказателствата. Съдът не е обсъдил и въпроса използвани ли са марките във вид, който не се различава съществено от вида в който са регистрирани.

Решаващият състав единствено е изброил малка част от представените по делото доказателства без да ги подложи на задълбочен анализ и без да изложи мотиви по отношение на относимостта и доказателствения им обхват.

Поради това направеният от него извод, че е налице реално използване на марките на Millennium Copthome International Limited за услугите, за които те са регистрирани, е необоснован.

Предвид изложеното постановеното решение не отговаря на изискването на чл. 172а, ал. 2 АПК за мотивираност на съдебния акт. Липсата на мотиви, представлява съществено нарушение на съдопроизводствените правила по чл. 172а, ал. 2 АПК.

С оглед изложеното касационните жалби са основателни, а обжалваното решение, в частта с която е отменено решението на председателя на ПВ, като неправилно, поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, следва да бъде отменено и делото върнато на същия съд за ново разглеждане от друг състав.

При новото разглеждане съдът следва да установи и да обсъди всички релевантни за спора факти, обстоятелства и доказателства, като в резултат на това отговори мотивирано и на съществения за спора правен въпрос – налице ли е реално използване на по-ранните марки на Millennium Copthome International Limited, Сингапур в релевантния за спора период.

По исканията за присъждане за разноски за настоящата съдебна инстанция ще се произнесе административният съд при новото разглеждане на делото на основание чл. 226, ал. 3 АПК.

Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2 и 3 АПК Върховният административен съд

РЕШИ:

ОБЕЗСИЛВА Решение №2732 от 21.04.2023 г. на Административен съд София - град по адм. дело № 1778/2021 г., в частта, с която е заличена регистрацията на марка с peг. № 93643 - MILLENIUM CENTER SOFIA, с притежател "Никми" АД, в частта за услугите по клас ресторантьорство; временно настаняване - услуги по резервации за временен подслон, резервации за хотели; по клас 35 - административно управление на хотели, както и по клас 36 - отдаване под наем на недвижими имоти като къщи или апартаменти за жилищно ползване и е оставено без уважение искането за заличаване в останалата част - за останалите услуги от класове 35 и 43, както и 36 и 41 на МКСУ.

ОТМЕНЯ Решение №2732 от 21.04.2023 г. на Административен съд София - град по адм. дело № 1778/2021 г., в останалата част и

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

Решението е окончателно.

Вярно с оригинала,

Председател:

/п/ ДАНИЕЛА МАВРОДИЕВА

секретар:

Членове:

/п/ К. А. п/ ВЕСЕЛА АНДОНОВА